Ретроспективная оговорка лицензионный договор
Подборка наиболее важных документов по запросу Ретроспективная оговорка лицензионный договор (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 27.10.2023 N 02АП-2465/2023 по делу N А28-3391/2021
Требование: Об обязании прекратить изготовление и реализацию контрафактных изделий.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Договор доверительного управления от 01.06.2020 исключен из материалов дела по ходатайству Фабрики, при этом лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте только 06.04.2021 на условиях договора - неисключительной лицензии на срок до 31.05.2023. Договор доверительного управления от 11.05.2022 с ретроактивной оговоркой - распространением его действия с 01.05.2020, не свидетельствует о правомерности предъявления иска Фабрикой от своего имени.
Требование: Об обязании прекратить изготовление и реализацию контрафактных изделий.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Договор доверительного управления от 01.06.2020 исключен из материалов дела по ходатайству Фабрики, при этом лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте только 06.04.2021 на условиях договора - неисключительной лицензии на срок до 31.05.2023. Договор доверительного управления от 11.05.2022 с ретроактивной оговоркой - распространением его действия с 01.05.2020, не свидетельствует о правомерности предъявления иска Фабрикой от своего имени.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Правовые аспекты разработки и коммерциализации программного обеспечения"
(Савельев А.И.)
("Статут", 2024)При этом следует учитывать, что в договорах об отчуждении в отличие от лицензионных договоров не работает ретроактивная оговорка (п. 2 ст. 425 ГК РФ) <1>, так как это противоречит существу договора и отчуждаемого права. Как отмечалось ранее, исключительное право является абсолютным, действующим "против всех", соответственно, момент отчуждения права должен быть однозначным и не должен подрывать оборот. В противном случае можно было бы легко обходить многие положения публично-правового законодательства, в частности, о банкротстве (выводя посредством ретроактивной оговорки ценные активы), о налогах и сборах и др. Тем не менее для того, чтобы закрыть период, в течение которого работодатель использовал такой объект без достаточных оснований, в договор с автором об отчуждении исключительного права может быть включено условие о предоставлении автором работодателю лицензии на право использования такого объекта. Такая лицензия вполне может быть заключена и с ретроактивной оговоркой и ее условия могут быть распространены на отношения сторон, существовавшие ранее, так как касаются относительных обязательственных отношений между сторонами, а не третьих лиц. Судебная практика признает возможность заключения лицензионных договоров с обратной силой при условии, что лицензиар обладал исключительным правом в период, на который планируется распространить действие ретроактивной оговорки <2>.
(Савельев А.И.)
("Статут", 2024)При этом следует учитывать, что в договорах об отчуждении в отличие от лицензионных договоров не работает ретроактивная оговорка (п. 2 ст. 425 ГК РФ) <1>, так как это противоречит существу договора и отчуждаемого права. Как отмечалось ранее, исключительное право является абсолютным, действующим "против всех", соответственно, момент отчуждения права должен быть однозначным и не должен подрывать оборот. В противном случае можно было бы легко обходить многие положения публично-правового законодательства, в частности, о банкротстве (выводя посредством ретроактивной оговорки ценные активы), о налогах и сборах и др. Тем не менее для того, чтобы закрыть период, в течение которого работодатель использовал такой объект без достаточных оснований, в договор с автором об отчуждении исключительного права может быть включено условие о предоставлении автором работодателю лицензии на право использования такого объекта. Такая лицензия вполне может быть заключена и с ретроактивной оговоркой и ее условия могут быть распространены на отношения сторон, существовавшие ранее, так как касаются относительных обязательственных отношений между сторонами, а не третьих лиц. Судебная практика признает возможность заключения лицензионных договоров с обратной силой при условии, что лицензиар обладал исключительным правом в период, на который планируется распространить действие ретроактивной оговорки <2>.
Готовое решение: Когда начинается и заканчивается срок действия договора
(КонсультантПлюс, 2025)3.1. Что такое ретроактивная оговорка в договоре
(КонсультантПлюс, 2025)3.1. Что такое ретроактивная оговорка в договоре
Нормативные акты
Постановление Челябинского УФАС России от 29.04.2019 по делу N 02А-СТ.14.40Ч.5-06/19
Нарушение: ч. 5 ст. 14.40 КоАП РФ (нарушение антимонопольных правил при осуществлении торговой деятельности).
Решение: Назначен штраф.П" ФСИН России 14.04.2017 заключило лицензионный договор от 14.04.2017 N ЦО-140417/1 на предоставление права на использование знака обслуживания (товарного знака) "РУСЛИ" с правообладателем ООО "И", к которому перешло исключительное право на знак обслуживания (товарный знак) без заключения договора (дата и номер государственной регистрации предоставления права использования 10.01.2018 N РД0241022). Лицензионный договор заключен с ретроспективной оговоркой о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ Договор распространяет свое действие на отношения сторон по предоставлению права использования знака обслуживания (товарного знака) "РУСЛИ" в период с 01.01.2016 до момента подписания договора и является согласием на использование знака до момента государственной регистрации права использования знака.
Нарушение: ч. 5 ст. 14.40 КоАП РФ (нарушение антимонопольных правил при осуществлении торговой деятельности).
Решение: Назначен штраф.П" ФСИН России 14.04.2017 заключило лицензионный договор от 14.04.2017 N ЦО-140417/1 на предоставление права на использование знака обслуживания (товарного знака) "РУСЛИ" с правообладателем ООО "И", к которому перешло исключительное право на знак обслуживания (товарный знак) без заключения договора (дата и номер государственной регистрации предоставления права использования 10.01.2018 N РД0241022). Лицензионный договор заключен с ретроспективной оговоркой о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ Договор распространяет свое действие на отношения сторон по предоставлению права использования знака обслуживания (товарного знака) "РУСЛИ" в период с 01.01.2016 до момента подписания договора и является согласием на использование знака до момента государственной регистрации права использования знака.
Решение Челябинского УФАС России от 29.12.2018 по делу N 02-06/18
Нарушение: п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле.
Решение: Выдать предписание об устранении нарушений."ПА" ФСИН России 14.04.2017 заключило лицензионный договор от 14.04.2017 N ЦО-140417/1 на предоставление права на использование знака обслуживания (товарного знака) "РУСЛ"И" с правообладателем ООО "И", к которому перешло исключительное право на знак обслуживания (товарный знак) без заключения договора (дата и номер государственной регистрации предоставления права использования 10.01.2018 N РД0241022). Лицензионный договор заключен с ретроспективной оговоркой о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ Договор распространяет свое действие на отношения сторон по предоставлению права использования знака обслуживания (товарного знака) "РУСЛ"И" в период с 01.01.2016 до момента подписания договора и является согласием на использование знака до момента государственной регистрации права использования знака.
Нарушение: п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле.
Решение: Выдать предписание об устранении нарушений."ПА" ФСИН России 14.04.2017 заключило лицензионный договор от 14.04.2017 N ЦО-140417/1 на предоставление права на использование знака обслуживания (товарного знака) "РУСЛ"И" с правообладателем ООО "И", к которому перешло исключительное право на знак обслуживания (товарный знак) без заключения договора (дата и номер государственной регистрации предоставления права использования 10.01.2018 N РД0241022). Лицензионный договор заключен с ретроспективной оговоркой о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ Договор распространяет свое действие на отношения сторон по предоставлению права использования знака обслуживания (товарного знака) "РУСЛ"И" в период с 01.01.2016 до момента подписания договора и является согласием на использование знака до момента государственной регистрации права использования знака.
Статья: Проблема определения экономической оправданности расходов по выплате роялти для целей исчисления налога на прибыль организаций
(Харивуло Н.В.)
("Налоги" (журнал), 2015, N 1)Во избежание указанных налоговых рисков стороны лицензионного соглашения, как правило, включают в него ретроспективную оговорку о том, что условия настоящего соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения. Однако указанная оговорка сама по себе не свидетельствует об экономической оправданности роялти. Как следует из дела ООО "Объединение Пивоварни Хейнекен", помимо заключенного лицензионного соглашения с указанной оговоркой для подтверждения экономической обоснованности данных расходов суды проверяют факт уплаты лицензионных платежей, а также фактическое использование приобретаемых по данному соглашению прав в производственных целях в период, предшествующий дате государственной регистрации договора (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2010, Постановление ФАС Московского округа от 02.11.2010 по делу N А40-131465/09-142-981).
(Харивуло Н.В.)
("Налоги" (журнал), 2015, N 1)Во избежание указанных налоговых рисков стороны лицензионного соглашения, как правило, включают в него ретроспективную оговорку о том, что условия настоящего соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения. Однако указанная оговорка сама по себе не свидетельствует об экономической оправданности роялти. Как следует из дела ООО "Объединение Пивоварни Хейнекен", помимо заключенного лицензионного соглашения с указанной оговоркой для подтверждения экономической обоснованности данных расходов суды проверяют факт уплаты лицензионных платежей, а также фактическое использование приобретаемых по данному соглашению прав в производственных целях в период, предшествующий дате государственной регистрации договора (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2010, Постановление ФАС Московского округа от 02.11.2010 по делу N А40-131465/09-142-981).
"Договорное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 420 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации"
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2020)Например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 9 ноября 2010 г. N 7552/10 закреплена позиция, согласно которой действие лицензионного договора с обратной силой возможно в отношении периода до регистрации лицензионного договора, но не может распространяться на тот период, когда право на результат интеллектуальной деятельности принадлежало не лицензиару, а другому лицу, и соответственно лицензиат не использовал результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий лицензиару (Постановление Президиума ВАС РФ от 9 ноября 2010 г. N 7552/10).
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2020)Например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 9 ноября 2010 г. N 7552/10 закреплена позиция, согласно которой действие лицензионного договора с обратной силой возможно в отношении периода до регистрации лицензионного договора, но не может распространяться на тот период, когда право на результат интеллектуальной деятельности принадлежало не лицензиару, а другому лицу, и соответственно лицензиат не использовал результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий лицензиару (Постановление Президиума ВАС РФ от 9 ноября 2010 г. N 7552/10).
"Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации"
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2017)Другой пример: действие лицензионного договора с обратной силой не может распространяться на тот период, когда лицензиар не обладал правом на результат интеллектуальной деятельности (Постановление Президиума ВАС РФ от 9 ноября 2010 г. N 7552/10).
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2017)Другой пример: действие лицензионного договора с обратной силой не может распространяться на тот период, когда лицензиар не обладал правом на результат интеллектуальной деятельности (Постановление Президиума ВАС РФ от 9 ноября 2010 г. N 7552/10).