3. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта

3. ПРОВЕРКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО

В КАЧЕСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА

3.1. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта проводится до проверки его новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. В ходе проверки принципиальной патентоспособности устанавливается соответствие заявленного в качестве изобретения объекта требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса и абзацем первым пункта 1, пунктами 5, 6 статьи 1350 Кодекса. Если в результате проверки будет установлено, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав (требования пункта 4 статьи 1349 Кодекса), или не является техническим решением, т.е. изобретением (требования абзаца первого пункта 1 статьи 1350, пункта 5 статьи 1350 Кодекса), или относится к объектам, исключенным из патентной охраны в качестве изобретений (требования пункта 6 статьи 1350 Кодекса), проверка новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости не проводится.

Проверка принципиальной патентоспособности проводится в отношении объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем. Эта проверка осуществляется в ходе анализа сущности заявленного в качестве изобретения объекта (проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 10.7.4.3 Регламента ИЗ), при этом учитывается одновременно весь комплекс требований, предусмотренных проверкой принципиальной патентоспособности (все указанные выше положения Кодекса).

3.2. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 10.4.3.1 Регламента ИЗ), необходимо убедиться в том, что заявленный объект не является:

1) способом клонирования человека;

2) способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использованием человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иным решением, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Указанные объекты, даже если в результате проверки будет установлено, что они являются техническими решениями, т.е. изобретениями, не могут получить правовую охрану, т.к. пунктом 4 статьи 1349 Кодекса установлено, что они не могут являться объектами патентных прав.

При проведении этой проверки следует иметь в виду, что, хотя способы клонирования человека (равно как и продукты, полученные такими способами) не могут быть объектами патентных прав, патентоспособными могут быть способы клонирования клеток и тканей человека, а также продукты, полученные такими способами.

Кроме того, хотя не может быть объектом патентных прав использование эмбрионов человека в промышленных и коммерческих целях, однако из объектов, которым предоставляется правовая охрана, не исключаются клеточные эмбриональные линии, применяемые в медицинских целях, способы их получения и использования.

Из всего перечня объектов, предусмотренных пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, наиболее сложными для получения окончательного вывода являются объекты, вызывающие сомнение с точки зрения принадлежности их к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Сложность применения данного положения связана с тем, что ни в законодательных актах Российской Федерации, ни в юридической литературе понятие "решение, противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали" не определено. Это обусловлено вхождением в него таких сложных комплексных понятий, как "общественные интересы", "гуманность", "мораль", "принципы гуманности и морали", являющихся предметами исследования многих наук. Поэтому при применении этих понятий целесообразно опираться на раскрытие их содержания в словарно-справочной и научной литературе, относящейся, в частности, к области философии, социологии, этики.

При решении вопроса о том, может ли быть отнесен заявленный в качестве изобретения объект к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, целесообразно исходить из общего представления об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. С учетом этих оценок целесообразно при проведении проверки прогнозировать возможную негативную реакцию общественности на регистрацию заявленного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации либо на использование заявленного в качестве изобретения объекта и окончательный вывод делать на основе этого прогноза.

Например, к противоречащим принципам морали могут быть отнесены решения, связанные с эвтаназией, орудиями казни и т.п.

В качестве примера характеристики объекта, противоречащего общественным интересам, можно привести следующую формулу:

"Способ рекламы, при котором используют сигналы светофора для привлечения внимания участников дорожного движения к рекламному изображению, которое размещают в непосредственной близости от участка дороги со светофорным регулированием, отличающийся тем, что рекламное изображение постоянно подсвечивают тем же цветом, что используется на включенном в данный момент времени сигнале светофора, дублируя сигналы светофора".

В результате анализа данного решения экспертом был сделан вывод о том, что объект можно отнести к решениям, противоречащим общественным интересам, поскольку формирование различных рекламных элементов, как на самом светофоре, так и с его помощью в непосредственной близости от него, а также использование рекламной конструкции, напоминающей по внешнему виду и принципу работы светофор, могут привести к уменьшению видимости и эффективности сигнальных знаков для регулирования дорожного движения, ослеплять пользователей дороги или отвлекать их внимание, создавая тем самым опасность для дорожного движения, что противоречит общественным интересам.

При проведении проверки следует также помнить положение статьи 4 quater Парижской конвенции, устанавливающей, что "в выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям". Поэтому ссылка на какой-либо действующий нормативный правовой акт Российской Федерации, предусматривающий ограничение или сокращение продажи продукта, в котором может быть воплощен заявленный в качестве изобретения объект, не может служить основанием для признания заявленного объекта противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, за исключением случаев, когда сам запрет введен ввиду противоречия продукта какому-либо из этих требований. В этом случае ссылка на нормативный правовой акт может быть использована в качестве аргумента в совокупности с другими аргументами, подтверждающими противоречие заявленного в качестве изобретения объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При проверке целесообразно исходить из того, что требование, в соответствии с которым изобретение не должно противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, включает в себя три самостоятельных основания. Несоблюдения требования хотя бы по одному основанию достаточно для вывода о том, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав.

В том случае, если установлено, что заявленный объект не может являться объектом патентных прав, имеются основания для принятия решения об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 47 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1387 Кодекса.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ с точки зрения противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали проверяется также содержание зависимого пункта (пунктов) формулы изобретения. В случае выявления указанного противоречия для зависимого пункта (пунктов) оно также может быть основанием для принятия решения об отказе при "благополучном" в этом отношении независимом пункте, если имеется хотя бы один такой зависимый пункт и он не скорректирован заявителем должным образом и не исключен из формулы.

3.3. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта по основаниям, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350, пунктом 5 статьи 1350 Кодекса (пункт 10.4.3.2 Регламента ИЗ), необходимо убедиться в том, что заявленный объект может быть признан изобретением.

3.3.1. Положением абзаца первого пункта 1 статьи 1350 Кодекса установлено, что в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании изобретения.

Проверка наличия технического результата проводится с учетом положений подпункта (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. При этом используются результаты проверки формулы изобретения, предусмотренной подпунктом (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ, предполагающей анализ характера указанного заявителем результата (является ли он техническим) и выявление совокупности существенных признаков, необходимых для его получения.

В подавляющем большинстве случаев такая проверка не вызывают затруднений и подтверждает, что заявленный в качестве изобретения объект может быть признан техническим решением, т.е. изобретением.

Вместе с тем могут иметь место случаи, когда в формуле изобретения объект охарактеризован признаками, традиционно используемыми для характеристики продукта и способа (пункт 10.7.4.3.(2) - (8) Регламента ИЗ), однако результаты проверки позволяют сделать вывод о том, что указанный заявителем технический результат предложенными средствами не достигается. Как правило, это может иметь место в том случае, если результаты проверки не подтверждают наличие причинно-следственной связи между признаками, отнесенными заявителем к существенным признакам заявленного в качестве изобретения объекта, и указанным заявителем техническим результатом. В таком случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т.е. изобретением.

При возникновении такой ситуации заявителю следует направить запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с доказательствами его несоответствия условию патентоспособности "техническое решение" (с доказательствами невозможности получения указанного заявителем технического результата) и с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении (запросе) мотивам. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке технического результата и/или формулы изобретения, если такая корректировка не повлечет за собой изменение заявки по существу.

3.3.2. Положением пункта 5 статьи 1350 Кодекса установлен перечень объектов, не являющихся изобретениями. К ним относятся:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

При проведении проверки могут иметь место случаи, когда в формуле изобретения заявленный объект в целом, включая родовое понятие, или в части признаков, в том числе в родовом понятии, охарактеризован признаками, характерными для объектов, не являющихся изобретениями. Перечень таких объектов приведен в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Сложность проведения такой проверки в случае, если заявленный в качестве изобретения объект предположительно подпадает под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, или включает признаки этих объектов, состоит в том, что Кодексом не определены такие понятия перечня, как "открытия", "научные теории и математические методы", "правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности", "решения, заключающиеся только в представлении информации". В связи с этим при проведении проверки по данному основанию следует опираться на раскрытие содержания указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе. Целесообразно также принимать во внимание приведенные ниже сведения о характерных особенностях этих объектов, почерпнутые из таких источников.

Другая сложность состоит в том, что характеристика объекта, не являющегося изобретением, может включать признаки, традиционно применяемые для характеристики продукта и способа. Так, характеристика правила и/или метода хозяйственной деятельности может содержать упоминание организационно-технических средств, обычно применяемых хозяйствующими субъектами в сфере организации и управления какой-либо деятельностью, или упоминание средств производства, являющихся предметом этой деятельности. Характеристика решений, касающихся представления информации и правил игр, - упоминание различного рода устройств, являющихся носителями информации или устройств, используемых для реализации игры по правилам, характеристика математических методов - упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций.

Поэтому при применении пункта 5 статьи 1350 Кодекса необходимо исходить из общей особенности включенных в него объектов. Такой особенностью является их "нетехнический" характер, а поскольку требование технического характера является общим требованием, которое предъявляется пунктом 1 статьи 1350 Кодекса к решениям, охраняемым в качестве изобретений, при проверке принципиальной патентоспособности заявленного объекта, охарактеризованного в формуле изобретения признаками, характерными для объектов, не являющихся изобретениями, в центре внимания должна быть проверка технического характера заявляемого объекта.

Целесообразно помнить, что сущность изобретения как технического решения, т.е. решения, имеющего технический характер, выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата (пункт 10.7.4.3 (1.1) Регламента ИЗ). При этом достижение технического результата могут обеспечивать наряду с признаками продукта и способа, признаки, "внешне похожие" на признаки, характерные для объектов, не являющихся изобретениями. В то же время указание технических средств в характеристике заявленного объекта, содержащееся в представленной формуле изобретения, не всегда свидетельствует о техническом характере решения.

Поэтому, с одной стороны, должно быть исключено отнесение заявленного объекта к объектам, не являющимся изобретениями, лишь на основании того, что некоторые его признаки являются характерными для объектов, не признаваемых изобретениями, и, с другой стороны, не должно быть препятствий для отнесения к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, решений, которые лишь по форме представлены заявителем в виде технических, т.к. охарактеризованы признаками, традиционно используемыми для характеристики продуктов и способов, но не влияют на достижение какого-либо технического результата.

3.3.3. Ниже показаны некоторые характерные особенности объектов, не являющихся изобретениями в смысле пункта 5 статьи 1350 Кодекса, и примеры таких объектов.