2(4). Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1351 Кодекса

2.4.1. В ходе проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1351 Кодекса с отсылкой на пункт 5 статьи 1350 Кодекса, устанавливается, не относится ли заявленная полезная модель к объектам, не являющимся полезными моделями.

Не являются полезными моделями, в частности:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Следует отметить, что приведенный перечень объектов, не являющихся полезными моделями, является открытым.

Проверка проводится после завершения с положительным результатом проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1351 Кодекса.

п. 1 ст. 1390, п. 5 ст. 1351 Кодекса

2.4.2. Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1351 Кодекса, включает:

- анализ признаков заявленной полезной модели,

- анализ проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели,

- анализ результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью,

- исследование причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата.

Проверка осуществляется с учетом положений, устанавливающих требования к содержанию разделов описания "Уровень техники" и "Раскрытие сущности полезной модели".

п. 34 Правил,

п.п. 34 - 36 Требований

2.4.3. Сложность проведения проверки в случае, когда заявленный в качестве полезной модели объект предположительно подпадает под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, или включает признаки этих объектов, состоит в том, что ни Кодексом, ни подзаконными нормативно-правовыми актами не определены такие понятия перечня, как "открытия", "научные теории и математические методы", "правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности", "решения, заключающиеся только в представлении информации". В связи с этим при проведении такой проверки следует опираться на раскрытие содержания указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе.

2.4.4. Еще одна сложность состоит в том, что характеристики некоторых объектов, не являющихся полезными моделями, приведенные в формулах, внешне похожи на характеристики полезных моделей, так как они могут включать признаки, традиционно применяемые для характеристики устройств.

Такие характеристики могут даваться решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; решениям, относящимся к математическим методам, правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; решениям, заключающимся только в представлении информации.

Так, характеристика правил и/или метода хозяйственной деятельности может содержать упоминание организационно-технических средств, обычно применяемых хозяйствующими субъектами в сфере организации и управления какой-либо деятельностью, или упоминание средств производства, являющихся предметом этой деятельности. Характеристика решений, касающихся представления информации, и правил игр - упоминание различного рода устройств, являющихся носителями информации, или устройств, используемых для реализации игры по правилам, а характеристика математических методов - упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций.

Поэтому при применении пункта 5 статьи 1350 Кодекса необходимо исходить из общей особенности включенных в него решений. Такой особенностью является нетехнический характер результата, проявляющегося при осуществлении этих решений. В связи с этим при проверке соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1351 Кодекса, следует уделять особое внимание обеспечиваемому данным решением результату.

п. 36 Требований

2.4.5. Целесообразно помнить, что сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

При этом достижение технического результата могут обеспечивать наряду с признаками устройства признаки, "внешне похожие" на признаки, характерные для объектов, не являющихся техническими решениями.

В то же время указание технических средств в характеристике заявленного объекта, содержащееся в представленной формуле, не всегда свидетельствует о техническом характере решения.

Поэтому, с одной стороны, должно быть исключено отнесение заявленного объекта к объектам, не являющимся техническими решениями, лишь на основании того, что некоторые признаки заявленного объекта являются характерными для объектов, не признаваемых техническими решениями, и, с другой стороны, не должно быть препятствий для отнесения к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, решений, которые лишь по форме представлены заявителем в виде технических, т.к. охарактеризованы признаками, традиционно используемыми для характеристики устройств, но не влияют на достижение какого-либо технического результата.

п. 35 Требований

2.4.6. Заявленная полезная модель признается относящейся к объектам, не являющимся полезными моделями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка касается указанных объектов как таковых. С учетом данного положения заявленное предложение должно рассматриваться в целом, и вывод по результатам анализа должен относиться к объекту этого предложения в целом.

п. 5 статьи 1350 Кодекса

2.4.7. По результатам проверки заявленная полезная модель признается относящейся к объектам, не являющимся полезными моделями, как таковым в случае, когда:

- родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, приведенное в формуле полезной модели, является признаком этих объектов;

- все признаки, которыми заявленная полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели, являются признаками этих объектов;

- все признаки, которыми заявленная полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

п. 34 Правил

2.4.8. В первом случае, указанном в пункте 2.4.7 раздела III части II настоящего Руководства, речь идет о том, что родовое понятие не соответствует сущности заявленной полезной модели. Если описание позволяет внести соответствующее изменение в родовое понятие, возможно исправление указанной ситуации. Для этого можно предложить заявителю изменить родовое понятие таким образом, чтобы оно соответствовало сущности заявленной полезной модели. Данное изменение позволит сделать вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

2.4.9. Рекомендации по применению пункта 5 статьи 1350 Кодекса в отношении второго случая, указанного в пункте 2.4.7 раздела III части II настоящего Руководства, и соответствующие примеры приведены в разделах настоящего Руководства, в которых отражены характерные особенности объектов, не являющихся полезными моделями в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса. Такие случаи также не часто встречаются в практике экспертизы. Применение указанных рекомендаций целесообразно в том случае, если эксперт безусловно убежден в том, что формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В случаях, когда признаки полезной модели невозможно однозначно отнести к характерным для объектов, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, следует учитывать характер проблемы, на решение которой направлена полезная модель, и характер результата, обеспечиваемого полезной моделью.

2.4.10. Общая рекомендация по применению пункта 5 статьи 1350 Кодекса в отношении третьего случая, указанного в пункте 2.4.7 раздела III части II настоящего Руководства, состоит в том, что следует проявлять осторожность при отнесении признаков к категории характерных для объектов, перечисленных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, чтобы не отнести к указанной категории признаки, "внешне похожие" на таковые, а на самом деле влияющие на достижение технического результата.

Приведенная рекомендация связана с тем, что одни и те же признаки могут влиять как на достижение технического результата, так и на достижение нетехнического результата.

Это можно проиллюстрировать на примере керамического изделия, имеющего перфорированную отверстиями поверхность, отличающегося тем, что в отверстия пропущено минеральное волокно в виде нити, с образованием стежков.

Достигаемый результат, указанный заявителем, заключается в повышении художественной выразительности изделия, т.е. направлен на удовлетворение эстетических потребностей. Поскольку все признаки, которыми заявленная полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели, обеспечивают получение результата, который не является техническим, заявленную полезную модель следует признать относящейся к объектам, не являющимся полезными моделями, как таковым, а именно к решениям, касающимся только внешнего вида изделия и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Вместе с тем, если бы заявителем решалась проблема повышения прочности изделия за счет образования оплетки керамического изделия, выполненной из минеральных нитей, заявленная полезная модель могла бы быть признана техническим решением.

2.4.11. Далее показаны характерные особенности объектов, не являющихся полезными моделями в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, и приведены примеры формул, в целом содержащих только характеристики таких объектов. В практике экспертизы такие формулы встречаются относительно редко.