Проверка формулы полезной модели с точки зрения выражения ею сущности полезной модели

2.7.9. При установлении, выражает ли представленная заявителем формула сущность полезной модели, целесообразно руководствоваться следующим.

Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность полезной модели.

Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы полезной модели указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным признакам полезной модели, и включены ли они в анализируемую формулу.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Таким образом, показателем существенности признака является его влияние на достижение технического результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью.

Следовательно, выявление совокупности существенных признаков заявленной полезной модели связано с выявлением технического результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью. Для этого в первую очередь следует проанализировать раздел описания "Раскрытие сущности полезной модели", так как в соответствии с Требованиями именно в этом разделе описания должны быть указаны технический результат и совокупность существенных признаков, достаточная для его достижения. При этом принимается во внимание информация, содержащаяся в разделе "Уровень техники", касающаяся технической проблемы, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании полезной модели, и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов полезной модели (описание известных заявителю причин, препятствующих решению этой технической проблемы и получению технического результата, обеспечиваемого полезной моделью). Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а, следовательно, и технического результата, на достижение которого направлена полезная модель, эти сведения могут оказаться чрезвычайно полезными.

п.п. 34, 35 Требований

2.7.10. Анализ проводится с учетом того, что к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

При этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации, и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

- обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

- заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования полезной модели.

п. 35 Требований

2.7.11. Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию части устройства.

Эти признаки в практике экспертизы условно называются "техническими" признаками. К ним также относятся признаки, выраженные общим понятием, отражающим функцию, свойство и т.п. Особенность "технических" признаков состоит в том, что они могут быть охарактеризованы физическими, химическими, биологическими параметрами, которые можно измерить. При изготовлении либо использовании устройства эти признаки взаимодействуют по законам природы.

В заявленном устройстве вследствие иного, чем в прототипе, взаимодействия признаков это устройство приобретает новое свойство, создает эффект, порождает явление, проявляющиеся при изготовлении либо использовании устройства. Поскольку технический результат проявляется в результате изменения и/или взаимодействия признаков, параметры которых можно измерить, как правило, можно измерить и технический результат.

п. 36 Требований

2.7.12. Приведенное выше определение понятия "технический результат" не позволяет отнести к техническим результаты, состоящие, например, в снижении стоимости устройства, повышении рентабельности производства или производительности труда и тому подобные "экономические" результаты, несмотря на то, что эти характеристики можно измерить. Однако подобные результаты, получаемые при изготовлении либо использовании полезной модели, как правило, являются следствием получаемого первичного технического результата, не сформулированного заявителем. О наличии технического результата в таких случаях может свидетельствовать изменение физических, химических или биологических параметров признаков заявленной полезной модели по сравнению с параметрами признаков прототипа, в связи с чем в таких случаях при выявлении существенных признаков можно принимать во внимание этот объективно проявляющийся технический результат.

Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя, и поэтому то, что указанный заявителем технический результат не влияет на удовлетворение общественных потребностей, технический прогресс и т.п., не должно подлежать критической оценке со стороны эксперта.

В связи с указанным не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании полезной модели с достижением указанного заявителем технического результата. Однако это не означает возможность принятия во внимание любого указанного заявителем результата без его осмысления. Требования предписывают заявителю выражать технический результат таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Если заявителем результат указан таким образом, что понимание его смыслового содержания затруднено или не представляется возможным на основании сведений из уровня техники, в том числе после обсуждения такой возможности с заявителем, такой результат при экспертизе заявки по существу во внимание не принимается.

В этом случае можно попытаться выявить объективную техническую проблему, решаемую заявителем, исходя из критики аналогов полезной модели, в т.ч. прототипа.

Если в описании полезной модели не указана техническая проблема, решаемая созданием полезной модели, и она не может быть выявлена на основании анализа критики аналогов полезной модели, в т.ч. прототипа, а понимание смыслового содержания указанного заявителем технического результата затруднено или не представляется возможным на основании сведений из уровня техники, в том числе после обсуждения такой возможности с заявителем, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого такой полезной моделью, следует рассматривать реализацию полезной моделью указанного назначения.

В этом случае необходимо определить совокупность признаков полезной модели, необходимую для реализации полезной моделью назначения, указанного в родовом понятии, в отношении которой будут проводиться информационный поиск и проверка новизны полезной модели.

2.7.13. После выявления технического результата, на достижение которого направлена полезная модель, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится заявленная полезная модель. В противном случае выявление причинно-следственной связи между признаками полезной модели и техническим результатом невозможно.

После определения совокупности признаков, обусловливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле полезной модели.

В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, влияющим на достижение технического результата, относящегося к независимому пункту формулы, отсутствует в независимом пункте формулы полезной модели, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, следует предложить заявителю внести этот признак в независимый пункт. При этом предложение эксперта должно сопровождаться соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата.

2.7.14. Необходимо учитывать, что если при анализе представленной заявителем формулы полезной модели установлено, что она составлена с нарушением правил, установленных Требованиями, но эти нарушения не препятствуют проведению информационного поиска и проверке промышленной применимости и новизны полезной модели, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы полезной модели, выясняются с заявителем после получения вывода о соответствии полезной модели условиям промышленной применимости и новизны.

Следует также принимать во внимание, что в случае, если формула полезной модели не выражает ее сущность, поскольку в независимом пункте формулы полезной модели отсутствует признак, без которого не достигается технический результат, указанный в описании полезной модели, но этот признак содержится в описании полезной модели или в зависимом пункте формулы полезной модели, указанный признак учитывается при проведении информационного поиска по заявке.

Таким образом, запрос, в котором выясняются вопросы, касающиеся включения в формулу существенных признаков, целесообразно направлять заявителю после проведения информационного поиска и проверки соответствия полезной модели условиям промышленной применимости и новизны. Однако если имеется необходимость решения вопросов, связанных с наличием препятствий для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить в направляемом запросе внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки соответствия полезной модели условиям промышленной применимости и новизны.

п. 49 Правил

2.7.15. При проверке формулы может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак полезной модели заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или, по крайней мере, ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным. В данном случае уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.

Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за "отдаленности" тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники), а попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.

2.7.16. Практика показывает, что формула полезной модели, представленная заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим.

Если формула полезной модели содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность полезной модели, является достоверным, так как за выражение сущности "отвечает" указанная совокупность существенных признаков.

Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Требования не содержат. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков быть не должно.

В то же время наличие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями, и не сделано заявителем осознанно). В связи с этим в том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы полезной модели.

Следует, однако, иметь в виду, что поскольку включение заявителем несущественного признака в формулу полезной модели не является препятствием для проведения экспертизы по существу, данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса ни до, ни после проверки патентоспособности полезной модели. Однако если запрос обусловлен необходимостью решения вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу или принятия решения о выдаче патента, заявителю можно предложить в таком запросе рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения редакции формулы, содержащей несущественные признаки.

2.7.17. При проверке формулы может быть установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей полезную модель, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося полезной моделью.

В подавляющем большинстве случаев формулы полезных моделей не содержат характеристики решений, не признаваемых полезными моделями. Как правило, в результате анализа формулы полезной модели эксперт приходит к выводу о том, что в формуле полезной модели заявленное решение охарактеризовано только "техническими" признаками, т.е. признаками, традиционно используемыми для характеристики устройств, а в описании раскрыт технический результат - явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, обеспечиваемый этими признаками.

В ряде случаев в результате анализа формулы полезной модели эксперт выявляет совокупность существенных признаков, влияющих на возможность достижения технического результата, и достаточно часто некоторые несущественные "технические" признаки, т.е. признаки, не влияющие на возможность достижения заявленного технического результата.

В тех же случаях, когда признаки, не влияющие на возможность достижения технического результата, характеризуют какое-либо или какие-либо из решений, не являющихся полезными моделями, может быть сделан вывод о том, что формула полезной модели содержит характеристику иного решения, не являющегося полезной моделью. Такое решение может обеспечивать достижение нетехнического результата. Примеры нетехнических результатов приведены в пункте 35 Требований. Такой результат, как правило, нельзя измерить.

В частности, результат не считается имеющим технический характер, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Получаемый результат не считается техническим также тогда, когда он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Кроме того, результат не может считаться техническим в случае, когда он заключается только в повышении занимательности и зрелищности.

Получаемый результат также не относится к техническому, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

п. 5 ст. 1351, п. 5 ст. 1350 Кодекса,

п.п. 35, 36 Требований

2.7.18. Если в результате проверки установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей полезную модель, формула полезной модели содержит характеристику иного решения, не являющегося полезной моделью, информационный поиск и проверка промышленной применимости и новизны полезной модели проводится в отношении полезной модели, охарактеризованной признаками полезной модели, приведенными в формуле полезной модели, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся полезной моделью.

В указанной ситуации можно предложить заявителю рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения этих признаков в формуле полезной модели, аргументируя предложение тем, что эти признаки сужают объем правовой охраны. Следует, однако, иметь в виду, что данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса.

п. 49 Правил

2.7.19. Содержащийся в пункте 35 Требований перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим, не является исчерпывающим. При проверке формулы полезной модели не следует забывать об общем смысле понятия "технический результат". Это - явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели. Следует также помнить о подходах к его выявлению, приведенных в пунктах 2.7.9 - 2.7.12 раздела III части II настоящего Руководства.

Так, например, не может быть признан техническим результат, обусловленный только впечатлением, производимым произведением искусства, обрядом, ритуальным действием и т.п.

Не может быть признан техническим результат, сведения о достижении которого, приведенные заявителем, противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК. Вопросы, касающиеся экспертизы заявок на полезные модели, в описании которых указаны подобного рода результаты, подробно рассмотрены в пунктах 2.5.6 - 2.5.11 раздела III части II настоящего Руководства.

2.7.20. Специфическим видом признаков, как правило, не характеризующих полезную модель, являются признаки, имеющие характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом полезной модели. Например, заявлено устройство, охарактеризованное признаками, выражающими наличие надписи в виде текста, воспроизведенного на устройстве в целом или на его элементе, или описание некоторого изображения (в том числе объемного) либо указание на характер текста или изображения ["текст познавательного (юмористического или др.) содержания", "изображение животного"].

При выявлении в формуле полезной модели таких признаков, помимо предложения заявителю скорректировать формулу, следует дополнительно обратить его внимание на возможность совпадения упомянутых обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) либо с наименованиями мест происхождения товаров. Такие обозначения и наименования могут относиться к уже зарегистрированным или быть зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг. В случае использования полезной модели это может привести к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара. При этом, поскольку наличие таких признаков в формуле полезной модели, как правило, не препятствует проверке промышленной применимости и новизны полезной модели, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы полезной модели, выясняются с заявителем после получения вывода о соответствии полезной модели условиям промышленной применимости и новизны.

Вместе с тем было бы ошибкой любые признаки "изобразительного" характера заведомо считать необходимыми только для получения результата, не являющегося техническим. Всегда следует тщательно анализировать функцию соответствующего признака с точки зрения влияния его на достигаемый результат с учетом общего смысла понятия "технический результат".

Так, например, телевизионная испытательная таблица может быть охарактеризована расположением в тех или иных зонах ее поля графических элементов определенной конфигурации и цвета, выполненных линиями определенной толщины, что позволяет более полно и объективно оценить качество передачи и воспроизведения изображения, характер и причины его искажения.

В устройстве для автоматической сортировки изделий по внешнему виду может содержаться носитель эталонных изображений сортируемых изделий. В этом случае существенно соответствие эталонных изображений, носитель которых имеется в устройстве, изображениям изделий, подлежащих сортировке. Не имеет значения, как будет восприниматься их смысл человеком, наблюдающим за работой устройства.

В обоих приведенных примерах нельзя утверждать, что обсуждаемые признаки необходимы только для получения результата нетехнического характера.

2.7.21. В том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы полезной модели включает достаточную для достижения указанного заявителем технического результата совокупность признаков, отнесенных экспертом к существенным, имеются основания для вывода о том, что формула выражает сущность полезной модели.

2.7.22. В ходе проверки соответствия формулы полезной модели требованию, согласно которому она должна выражать сущность полезной модели, может возникнуть необходимость решения с заявителем вопросов, касающихся соблюдения этого требования, связанных с тем, что полезная модель охарактеризована признаками, используемыми для характеристики устройств, но в описании технический результат не указан, либо указанный технический результат не достигается.

Если технический результат заявителем не указан, можно попытаться выявить объективную техническую проблему, решаемую заявителем, исходя из критики аналогов полезной модели, в т.ч. прототипа.

Если в описании полезной модели не указана техническая проблема, решаемая созданием полезной модели, и она не может быть выявлена на основании анализа критики аналогов полезной модели, в т.ч. прототипа, не указан технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, и он для специалиста не следует из описания полезной модели, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого такой полезной моделью, следует рассматривать реализацию полезной моделью указанного назначения.

В этом случае необходимо определить совокупность признаков полезной модели, необходимую для реализации полезной моделью назначения, указанного в родовом понятии, в отношении которой будут проводиться информационный поиск и проверка новизны полезной модели.

п. 35 Правил

2.7.23. В подавляющем большинстве случаев возможность понимания смыслового содержания технического результата, понимание его природы и выявление сущности полезной модели не вызывают затруднений. Вместе с тем могут иметь место ситуации, когда достижение технического результата и особенности признаков заявленного объекта обосновываются в документах заявки на основе представлений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Такие особенности заявок следует принимать во внимание при проверке соблюдения требования ясности выражения сущности полезной модели, предъявляемого к формуле полезной модели, и при оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (пункты 2.5.6 - 2.5.11, 2.7.32 - 2.7.33 раздела III части II настоящего Руководства).