2.9. Обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования

Нормативно-правовые и иные акты

Могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из неохраноспособных элементов, если они приобрели различительную способность в результате их использования и потребитель воспринимает заявленное обозначение как товарный знак заявителя.

пп. 1 п. 1.1 ст. 1483 Кодекса

п. 35 Правил

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты представленные заявителем материалы, содержащие следующие сведения:

п. 35 Правил

п. 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территория продвижения товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров;

- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов;

- сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

- иные сведения.

Перечисленные выше сведения не должны быть декларативными. Требуется документальное подтверждение каждого высказанного заявителем довода.

Следует также отметить, что вышеперечисленные сведения могут быть учтены экспертизой как в целом, так и в части, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Правовая охрана заявленному обозначению предоставляется, если представленные заявителем документы подтверждают, что такое обозначение воспринималось потребителем как обозначение товаров конкретного изготовителя (лица, оказывающего услуги) до даты подачи заявки в отношении товаров или услуг, указанных в заявке.

Ниже приведены примеры товарных знаков, зарегистрированных на основании доказанной приобретенной различительной способности.

В некоторых случаях заявитель может доказать приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении гораздо более узкого перечня товаров и/или услуг, чем было первоначально указано в заявке (например, для нескольких позиций из всего перечня одного или нескольких классов МКТУ).

В такой ситуации товарный знак может быть зарегистрирован в отношении тех товаров и/или услуг, для которых доказана приобретенная различительная способность.

Пример:

Нередко в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности заявители представляют фотографии рекламных плакатов, сувенирную продукцию (часы, футболки, кепки и т.п.), буклеты с изображениями заявленного обозначения. Как правило, данные материалы не содержат информацию, из которой явным образом бы следовало, что заявитель является лицом, разместившим соответствующую рекламу или заказавшим изготовление товаров с соответствующим обозначением. Кроме того, подобные материалы не содержат информации, позволяющей определить дату и территорию использования обозначения.

В этой связи указанные материалы могут быть приняты во внимание в совокупности со следующими документами: договорами на размещение рекламы с использованием заявленного обозначения (с указанием территории, на которой реклама должна быть размещена); заказами на изготовление буклетов, сувенирной продукции; накладными; выписками-счетами.

Встречаются случаи, когда заявитель представляет документы, свидетельствующие об использовании обозначения на территории лишь одного субъекта Российской Федерации (например, города или области, в которых находится заявитель). Такие документы не могут служить основанием для вывода о приобретении обозначением различительной способности, позволяющей предоставить обозначению правовую охрану в качестве товарного знака, поскольку исключительное право на товарный знак будет действовать на всей территории Российской Федерации.

ст. 1479 Кодекса