7. Запрос дополнительных материалов при проведении экспертизы по существу

7. ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

7.1. В соответствии с пунктом 24.6 Регламента ИЗ запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу. В подпункте (1) этого пункта приведен неисчерпывающий перечень обстоятельств, являющихся основаниями для запроса. Однако возникновение ситуации, формально подпадающей под какое-то положение этого перечня (необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ; необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и т.д.), еще не является достаточным основанием для направления запроса, если при этом не соблюдено основное условие - невозможность проведения экспертизы заявки по существу.

Например, при анализе формулы изобретения установлено, что оно охарактеризовано признаками, смысловое содержание которых не может быть понято специалистом на основании уровня техники и в описании на этот счет нет никаких пояснений. В связи с тем, что в таком случае проверка патентоспособности изобретения не может быть осуществлена, направление заявителю запроса правомерно.

В то же время если при проверке формулы изобретения установлено, что заявителем некорректно решен вопрос, связанный с разделением признаков на ограничительные и отличительные, или в формуле содержится несущественный признак изобретения, то препятствий для проверки патентоспособности изобретения (для продолжения экспертизы заявки по существу) нет, и направление заявителю запроса только по этому поводу не может считаться правомерным.

Если установлено (при проверке формулы изобретения), что заявителем не включен в формулу существенный признак, то это является явным нарушением требования и Кодекса и Регламента ИЗ, тем не менее возможность продолжения экспертизы по существу имеется. Допустим, что отсутствие существенного признака в формуле изобретения не помешает сделать положительный вывод о соответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, но при анализе уровня техники установлена известность средства, которому присущи все признаки, включенные заявителем в формулу изобретения, что делает правомерным вывод о несоответствии изобретения условию новизны. В этом случае заявителю направляется запрос, в котором приводится подробный анализ не только в отношении предложенной им формулы с указанным выше недостатком, но и показываются уже имеющие место последствия, наступившие от отсутствия в формуле существенного признака - не соответствует требованию новизны изобретения. В таком случае заявитель, внеся в формулу требуемые изменения, сможет тем самым "спасти" изобретение.

Относительно таких оснований для запроса, как необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения и необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения можно отметить следующее. Если, например, изобретение охарактеризовано заявителем с использованием альтернативных признаков и при проведении экспертизы заявки по существу установлено, что не отвечает требованию новизны изобретение, охарактеризованное содержащейся в формуле совокупностью признаков, включающей одну из альтернатив, возникает ситуация, при которой невозможно принять решение по результатам рассмотрения заявки. Очевидна необходимость обращения к заявителю с предложением исключить из формулы альтернативную характеристику, наличие которой привело к выводу о непатентоспособности соответствующего изобретения.

Понятно, что приведенные примеры просты и не исчерпывают всего многообразия практических ситуаций. Важно, чтобы с помощью этих примеров раскрыть идеологию подхода к решению вопроса о правомерности направления заявителю запроса.

7.2. В отношении ряда конкретных ситуаций, которые могут возникнуть при проведении экспертизы заявки по существу, Регламент ИЗ содержит прямое указание на необходимость направления заявителю запроса. К таким ситуациям относятся, в частности, следующие.

При проверке формулы изобретения в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ устанавливается, что однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом относится более, чем к одному изобретению. По требованию экспертизы заявитель, не устраняя допущенное нарушение требований Регламента ИЗ, сообщает, какое из изобретений подлежит дальнейшему рассмотрению. В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.4 Регламента ИЗ такого сообщения достаточно для продолжения экспертизы заявки по существу в отношении указанного изобретения.

Если по результатам проверки его патентоспособности будет получен положительный вывод, решение о выдаче патента не может быть принято в связи с тем, что в формуле "сохранилось" еще одно изобретение, в отношении которого не проводилась проверка патентоспособности. В этом случае заявителю направляется запрос (подпункт (1) пункта 24.6 и подпункт (6) пункта 24.4 Регламента ИЗ), в котором сообщается о полученном экспертизой выводе и предлагается исключить из формулы другое изобретение или выделить его в независимый пункт (если при этом не будет нарушено требование единства изобретения) с уплатой соответствующей пошлины. При этом внимание заявителя обращается на то, что при непредставлении запрашиваемых материалов (или ходатайства о продлении срока их представления) заявка будет признана отозванной.

Аналогичный подход предусмотрен Регламентом ИЗ для случаев, когда при проверке формулы изобретения или дополнительных материалов, представленных заявителем, установлено наличие в формуле изобретения признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, или признака, отсутствовавшего в описании и в формуле изобретения на дату подачи заявки. В направляемом заявителю запросе сообщается о создавшейся ситуации и предлагается исключить из формулы указанные признаки. Заявитель также уведомляется о том, что в случае непредставления им запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана отозванной.

7.3. Согласно подпункту (3) пункта 24.6 Регламента ИЗ приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу следует подкреплять аргументами технического или правового характера со ссылками, в случае необходимости, на техническую литературу и соответствующие нормативные документы.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой формулы изобретения, таких как уточнение характеристики существенного признака, исключение из формулы несущественного признака и т.п., целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее. Если, например, обсуждается вопрос, связанный с наличием в формуле несущественного признака, заявителю были бы полезны разъяснения относительно того, что наличие в формуле, с которой выдается патент, несущественного признака предоставляет третьим лицам возможность "легкого" обхода патента. При этом можно, сославшись на пункт 3 статьи 1358 Кодекса, дать краткие пояснения к раскрытому в нем механизму установления факта использования запатентованного изобретения.