2.3. Проверка ясности формулы изобретения

Кроме проверки соблюдения заявителем требований, содержащихся в Кодексе, эксперт устанавливает, соблюдены ли иные требования, предъявляемые к формуле изобретения, содержащиеся в Регламенте ИЗ. К таким требованиям относится требование подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, связанное с возможностью понимания специалистом на основе уровня техники смыслового содержания признака и недопущением для выражения признаков изобретения использования понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным.

2.3.1. Смысловое содержание признака, охарактеризованного термином, ставшим известным лишь из документов заявки (т.е. не использовавшимся до даты приоритета в каком-либо источнике информации) не может быть признано понятным для специалиста.

Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как "датчик специальной конструкции", "препарат с особым воздействием на организм" (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения рассматриваемого требования, если она содержит запись следующего вида "прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент").

При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. При этом содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации. Если признак раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство. В этом случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака.

В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных документов заявки, то в запросе это обстоятельство должно быть отражено, а также указывается на необходимость исключения такого признака из формулы изобретения для дальнейшего рассмотрения заявки.

Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак, охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована, например, терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники или жаргонная. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к отрицательным для него последствиям.

Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной ("температуру материала поддерживают около 160 °C", "ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала") или признаки, "обнаружение" которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые "внешними" по отношению к объекту, на который испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, "мазь Вишневского", "регулятор Уатта"), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ.

При отсутствии в уровне техники сведений, раскрывающих содержание признаков, выраженных с использованием имени собственного или специального наименования, следует считать такие признаки не обеспечивающими возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Например, смысловое содержание такого признака, как "генератор Бессарабова", может быть ясно специалисту в том случае, если из уровня техники известно устройство, однозначно определяемое как генератор Бессарабова. Приведение заявителем сведений о том, что такой генератор известен из источника информации, автором которого является Бессарабов, не может быть однозначным подтверждением известности смыслового содержания понятия "генератор Бессарабова".

В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с обсуждаемым требованием.

Имя собственное или специальное наименование не указываются в формуле изобретения в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство - ближайший аналог известно с таким же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируются упомянутые известные имя или специальное наименование.

Дополнительно к сказанному выше при проверке формулы изобретения с точки зрения соответствия ее требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ следует обратить внимание на то, что данное требование ориентировано на понимание смыслового содержания включенных в формулу признаков специалистом. В связи с этим не исключены случаи, когда может возникнуть сомнение в правомерности использования для характеристики признака понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, несмотря на то, что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники (такой подход отвечает требованию подпункта (4) пункта 10.11 Регламента ИЗ о недопустимости использования терминов, имеющих указанную особенность).

2.3.2. К ненаучным понятиям рекомендуется относить понятия, которые в научной словарно-энциклопедической литературе отнесены к области теоретических предположений (в том числе научных), например, "монополь", "гравитационные волны" и др.

В ряде случаев в документах заявки заявитель характеризует изобретение терминами, используемыми в определенной сфере науки и техники с конкретным содержанием. Однако заявитель наполняет такие научные термины иным, отличным от научного, содержанием. В случае такой подмены данные термины также следует относить к ненаучным понятиям.

Если при проверке формулы изобретения на соответствие ее требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ выявлены признаки, охарактеризованные понятиями, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов и предложением скорректировать на основе описания формулу изобретения, а в случае необходимости - скорректировать также соответствующим образом описание, или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний.

В направляемом запросе заявитель предупреждается о возможности признания заявки отозванной (подпункт (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ), если из формулы изобретения не будет исключен признак, охарактеризованный ненаучным понятием. В случае корректировки формулы, в частности при исключении обсуждаемого признака, предлагать откорректировать соответствующим образом описание.

Если заявитель в установленный срок не представит сведения о раскрытии содержания такого признака в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний, и/или не скорректирует формулу изобретения, заявка признается отозванной.

В направляемом заявителю запросе должны быть приведены обоснования того, что признак формулы охарактеризован с использованием понятия или понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным. В качестве обоснования могут быть приведены сведения из источников научно-технической информации, прошедших научное рецензирование: словарей, энциклопедий, изданий РАН, специализированных научно-технических издательств отраслевых институтов и т.п.

При определении научного статуса изданий можно руководствоваться систематически обновляемым "Перечнем ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук". Перечень таких изданий публикуется, в частности, на сайте Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk.

Если выявлено наличие ненаучных понятий в описании изобретения, то заявителю в направляемом документе экспертизы следует предложить исключить такие понятия из описания в соответствии с подпунктом (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ, сопроводив предупреждением о том, что в случае непредставления скорректированного описания оно будет опубликовано с соответствующими купюрами.

Так, если в формулу изобретения включен признак "астральное тело", то заявителю нетрудно доказать его широкое использование в литературе до даты приоритета заявленного изобретения. Однако "Краткий словарь современных понятий и терминов" (М., издательство "Республика", 2000, с. 45) относит термин "астральное тело" к "области оккультных представлений", явно лежащей вне научно-технической области, и поэтому такой признак не может быть признан соответствующим требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ.

2.3.3. В практике экспертизы известны случаи, когда в документах заявки (в названии, в формуле изобретения) используются фамилии лиц, не имеющих отношения к этой заявке.

Поскольку право на имя охраняется статьей 150 Кодекса, то использование имен лиц, не имеющих отношения к заявке, без их согласия может нарушить личные неимущественные права этих лиц.

Таким образом, если выявлено, что в названии изобретения и/или в формуле используются имена лиц, не имеющих отношения к заявке (в частности, авторов, заявителей), и в документах заявки отсутствует документ, подтверждающий согласие этого лица на такое использование его имени, то такое использование имен третьих лиц следует признать недопустимым элементом в соответствии с подпунктом (3) пункта 10.11 Регламента ИЗ. В направляемом запросе следует предложить исключить указанные сведения, внести изменения в документы заявки.

Если заявитель не исключает указанные имена из формулы изобретения, признавать заявку отозванной в соответствии с подпунктом (2) пункта 24.6 Регламента ИЗ.

Если выявленное нарушение касается только описания, то заявитель предупреждается о том, что в случае непредставления уточненного описания оно будет опубликовано с соответствующими купюрами согласно подпункту (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ.