Споры, связанные с применением законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

19. Для признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо установить наличие реального намерения и возможности использовать спорное обозначение в коммерческой деятельности, не нарушая прав и законных интересов третьих лиц.

Производитель обратился к правообладателю с предложением заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. Отсутствие ответа на данное предложение послужило основанием для обращения производителя в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам решением, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, иск удовлетворил, установив заинтересованность производителя в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, указав следующее.

Исходя из положений части 1 статьи 4 АПК РФ, статьи 12 и пункта 1 статьи 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованность лица в прекращении правовой охраны устанавливается судом путем оценки доказательств, подтверждающих реальность намерения истца использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны.

Намерение использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны в качестве товарного знака доказывается истцом путем представления доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрировано спорное обозначение, или проведения подготовительных мероприятий для осуществления соответствующей деятельности.

При этом такое намерение должно быть реальным. Судам надлежит оценить, действительно ли истец планирует в будущем использовать это обозначение в своей коммерческой деятельности, зарегистрировав его в качестве товарного знака, или без регистрации, не нарушая при этом прав и законных интересов третьих лиц.

Суды установили факт неправомерного использования производителем спорного обозначения, посчитав данный факт достаточным для подтверждения его заинтересованности.

Между тем в данном случае спорное изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака, воспроизводит художественный образ персонажа. Исключительное право на персонаж также принадлежит ответчику.

Персонаж произведения, являющийся самостоятельным результатом творческого труда автора, охраняется как объект авторского права (пункт 7 статьи 1259, статья 1301 ГК РФ). Автору персонажа принадлежит исключительное право на него, включая право на воспроизведение персонажа (пункты 1, 2 статьи 1270 ГК РФ).

Правообладатель в отзыве на иск отмечал, что в случае прекращения правовой охраны обозначения в качестве товарного знака, представляющего собой изображение персонажа, его последующее использование производителем (или любым третьим лицом) будет нарушать принадлежащее ему исключительное право на персонажа как на объект авторского права.

В свою очередь, производителем не были представлены доказательства, подтверждающие намерение после прекращения правовой охраны спорного обозначения зарегистрировать его в качестве товарного знака. В частности, из материалов дела не усматривается, что истцом предпринимались действия по подаче заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения, которые могли быть расценены как подготовительные действия.

Использование производителем спорного обозначения без регистрации в качестве товарного знака в случае, когда персонаж является объектом авторского права, приводит к нарушению исключительного права на произведение.

Указанные обстоятельства создают разумные сомнения, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака позволит производителю реально использовать спорное обозначение в своей коммерческой деятельности, не нарушая прав и законных интересов ответчика.

Определение N 300-ЭС25-2343

20. Если в ходе рассмотрения спора по иску о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака выяснится факт смерти лица, указанного в реестре в качестве правообладателя на момент подачи иска, суд производит замену ответчика на правопреемника в порядке процессуального правопреемства.

Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака к предпринимателю, который был указан в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) в качестве правообладателя.

Суд по интеллектуальным правам, установив факт смерти предпринимателя, произвел в порядке процессуального правопреемства замену предпринимателя на наследника.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил определение суда о замене ответчика в порядке процессуального правопреемства, указав на возможность правопреемства лишь при смене правообладателя товарного знака в ходе рассмотрения дела, то есть если на дату подачи иска требование заявлено к существующему лицу. Между тем по данному делу предприниматель не обладал гражданской и процессуальной правоспособностью уже на момент обращения общества в суд.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление президиума Суда по интеллектуальным правам и оставила в силе определение суда первой инстанции по следующим основаниям.

В системе действующего правового регулирования государственная регистрация обязательна для признания вновь вводимых в оборот товарных знаков самостоятельными объектами гражданских прав, в том числе исключительного права на них соответствующих юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, то есть имеет правообразующее значение и осуществляется согласно статье 1480 ГК РФ Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) в Государственном реестре в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ.

При этом государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак в случае универсального правопреемства - в отличие от государственной регистрации вновь вводимых в оборот товарных знаков - носит правоподтверждающий, а не правообразующий характер и, будучи формальным условием обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты права, не затрагивает самого его содержания и призвана лишь удостоверить со стороны государства принадлежность данного права определенному лицу (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2018 г. N 28-П).

Исходя из содержания нормы статьи 1486 ГК РФ и разъяснений, данных в пункте 168 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подается заинтересованным лицом к лицу, являющемуся обладателем исключительного права на соответствующий товарный знак на момент предъявления иска. При этом решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть вынесено только в отношении правообладателя, являющегося таковым на момент вынесения судом первой инстанции решения.

Таким образом, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака всегда адресуется обладателю исключительного права, указанному таковым в Государственном реестре, поскольку именно он является носителем обязанности по использованию обозначения.

Государственная регистрация перехода к правопреемнику (наследнику) исключительного права на товарный знак в связи со смертью предпринимателя была произведена Роспатентом в ходе рассмотрения настоящего иска.

Таким образом, на момент направления истцом досудебного предложения и принятия судом к производству данного иска правообладателем оспариваемого товарного знака согласно сведениям, размещенным в Государственном реестре, значился именно предприниматель.

До того момента, пока в Государственный реестр не была внесена соответствующая запись, истец объективно не мог указать в иске в качестве ответчика его правопреемника.

Вывод президиума суда о невозможности в рассматриваемой ситуации процессуальной замены ответчика основан на неверном толковании норм права и сделан без учета специфики спорных правоотношений, касающихся досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Отказ в процессуальной замене в подобной ситуации означал бы, что истец фактически лишается возможности защиты своих прав, поскольку на момент подачи иска Государственный реестр еще не отражал действительного субъекта права и иск к потенциальному наследнику формально был невозможен.

Поскольку в ходе рассмотрения спора Роспатент осуществил государственную регистрацию перехода исключительного права на товарный знак и правообладателем товарного знака стал наследник, суд первой инстанции с учетом разъяснений, приведенных в абзаце втором пункта 168 постановления Пленума N 10, на основании статьи 48 АПК РФ правомерно заменил ответчика его правопреемником.

Определение N 300-ЭС25-6531

21. В случае признания патента на изобретение недействительным лицензиар вправе требовать уплаты лицензионных платежей за период, когда стороны исходили из действительности патента и исполняли лицензионный договор.

Между обществом (лицензиар) и заводом (лицензиат) заключен лицензионный договор, по условиям которого лицензиар предоставил лицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом, право на изготовление, применение и иное введение в хозяйственный оборот продукции на основе лицензии.

Общество сообщило заводу о прекращении договорных отношений с 1 января 2021 г. в связи с истечением срока действия договора.

Решением Роспатента от 30 октября 2021 г. патент признан недействительным полностью.

Указывая, что завод не оплатил счета, выставленные за период до прекращения договорных отношений, общество обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности и процентов.

Суд первой инстанции решением, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и Суда по интеллектуальным правам, в иске отказал. Суды пришли к выводу, что признание недействительным патента ведет к прекращению всех обязательств по лицензионному договору.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые по делу судебные акты и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ либо вступившего в законную силу решения суда. Патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

При этом пунктом 6 статьи 1398 ГК РФ установлено, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 141 постановления Пленума N 10, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. С учетом изложенного судам надлежит исходить из следующего: в удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.

Таким образом, исходя из нормы статьи 1398 ГК РФ и приведенных разъяснений в случае признания патента на изобретение недействительным лицензиар вправе требовать уплаты лицензионных платежей за период, когда лицензионный договор исполнялся сторонами, предполагая, что патент действителен.

Стороны предусмотрели, что после прекращения срока действия договора его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия.

Кроме того, истец в подтверждение исполнения лицензиатом договора до прекращения его действия и аннулирования патента представил в материалы дела отчеты с информацией об объемах и стоимости продукции, произведенной по лицензии в заявленный в иске период, и о цене реализации продукции, которые были получены от ответчика.

Однако суд первой инстанции, ограничившись лишь ссылкой на отрицание ответчиком наличия обязательства по уплате платежей, не исследовал надлежащим образом обстоятельства исполнения лицензиатом договора, не дал содержательной оценки направленным им отчетам, не проверил наличие задолженности и ее размер.

Определение N 310-ЭС25-9110