Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

21. Для признания факта надлежащего исполнения правообладателем обязательств по договору коммерческой концессии необходимо установить, что состоялось реальное предоставление комплекса исключительных прав в том объеме, который предусмотрен договором.

Общество (правообладатель) и предприниматель (пользователь) заключили договор коммерческой концессии, согласно которому правообладатель предоставляет пользователю право использовать в своей предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав. Во исполнение условий соглашения предприниматель перечислил обществу первоначальный взнос.

Впоследствии предприниматель направил обществу письмо с требованием исполнить обязательства по передаче во временное пользование товарного знака и секретов производства (ноу-хау) или расторгнуть договор и вернуть первоначальный взнос. Письмо не было получено адресатом и вернулось отправителю.

В связи с этим предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к обществу о расторжении договора коммерческой концессии и взыскании уплаченного предпринимателем первоначального взноса.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и Суда по интеллектуальным правам, в удовлетворении иска отказано. Суды исходили из того, что условием договора коммерческой концессии стороны подтвердили передачу комплекса исключительных прав при его подписании. В связи с этим ответчиком не допущено существенных нарушений обязательств. Кроме того, по условиям договора первоначальный взнос не подлежал возврату.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Отличительным (существенным) признаком договора коммерческой концессии является предоставление правообладателем пользователю права на использование в предпринимательской деятельности не отдельных исключительных прав, принадлежащих правообладателю, а именно их комплекса.

В соответствии с условиями договора под комплексом исключительных прав, которые предоставляются пользователю в целях использования, понимается неисключительное право на товарный знак и неисключительное право на использование охраняемой коммерческой информации (ноу-хау).

Для констатации факта надлежащего исполнения обязательств по договору коммерческой концессии необходимо установить, что реальное предоставление комплекса исключительных прав состоялось в том объеме, который этим договором предусмотрен.

Между тем из принятых по делу судебных актов не усматривается, что суды дали надлежащую оценку доводам предпринимателя о том, что никакие секреты производства (ноу-хау) фактически обществом ему не передавались.

Пункт договора, которым стороны констатировали передачу истцу документации в момент подписания соглашения, сам по себе (без представления ответчиком доказательств реального исполнения договора до подачи иска в суд) не может являться подтверждением фактической передачи ответчиком предусмотренной договором документации, опосредующей секрет производства (ноу-хау), и не освобождает ответчика от необходимости фактического исполнения условий договора по передаче такой документации.

Кроме того, по смыслу пункта 3 статьи 1037 ГК РФ предоставление права использования товарного знака (в комплексе исключительных прав), как соответствующего средства индивидуализации товаров (услуг), относится к отличительным признакам договора коммерческой концессии, являясь существенным условием данной конструкции договора.

Товарный знак, передача права на использование которого была предусмотрена договором, не зарегистрирован и впоследствии не будет зарегистрирован, поскольку Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) уведомила об отказе в государственной регистрации товарного знака, указанного в договоре в качестве объекта передаваемого комплекса исключительных прав.

Между тем обстоятельства предоставления ответчиком права на использование товарного знака и исполнения возложенной на него пунктом 2 статьи 1031 ГК РФ обязанности обеспечить государственную регистрацию в Роспатенте предоставления права использования товарного знака в предпринимательской деятельности пользователя в нарушение приведенных положений закона и правовых подходов судами не были исследованы.

Отказывая во взыскании первоначального взноса, суды сослались на положение договора, в соответствии с которым он является невозвратным вне зависимости от фактического пользования пользователем предоставленными ему правами.

Однако суды не учли, что применение указанного условия договора возможно лишь, если правообладатель надлежащим образом исполнил свои обязательства по договору, предоставив имущественное встречное исполнение.

Поскольку суды не установили, что реальное предоставление комплекса исключительных прав состоялось в том объеме, который этим договором предусмотрен, не мог быть констатирован факт надлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору коммерческой концессии.

Определение N 305-ЭС25-3551

22. Использование товарного знака в адресной строке сайта не является нарушением исключительного права на товарный знак, если такие действия не направлены на индивидуализацию товаров (услуг) и не возникает вероятность смешения товаров, принадлежащих истцу и ответчику, или оказываемых ими услуг.

После прекращения действия лицензионного договора предприниматель (правообладатель исключительного права на товарный знак) выявил факт незаконного использования обществом товарного знака на страницах сайта (в адресной строке) и обратился в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании компенсации за использование товарного знака.

Суд первой инстанции решением, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, иск удовлетворил частично. Суды исходили из доказанности факта нарушения обществом исключительного права предпринимателя на товарный знак.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Согласно подпункту 5 пункта 2, пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения, в частности путем размещения в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации, в отношении товаров по перечню регистрации товарного знака или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 157 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исходя из пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Следовательно, само по себе упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения исключительного права.

Главным критерием, очерчивающим пределы свободного использования спорного обозначения, служит категория смешения, нарушающая ассоциативную связь товара (услуги) и их коммерческого источника. Правообладатель не вправе ограничивать употребление образующих товарный знак словесных элементов в их общепринятом значении, при описании характеристики товара (услуги), в письменных публикациях, устной речи и другим способом, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества.

При определении использования товарного знака для цели индивидуализации следует учитывать, каким образом размещено спорное обозначение (размер, контекст), указание собственных товарных знаков для индивидуализации товаров (услуг) наряду со спорным обозначением, умысел воспользоваться репутацией иного хозяйствующего субъекта, риск введения потребителя в заблуждение относительно связи лица, применяющего спорное обозначение, с правообладателем товарного знака.

В рассматриваемом случае суды признали, что наличие товарного знака в адресной строке страниц сайта общества, на котором осуществляется реализация товаров (услуг), однородных товарам (услугам) предпринимателя, выступает безусловным доказательством использования товарного знака.

Однако данный вывод противоречит приведенным положениям действующего законодательства.

В соответствии с вышеизложенным правовым подходом в случае установления сходства воспроизведенного обществом обозначения с товарным знаком предпринимателя судам также надлежало выяснить, предназначен ли избранный обществом способ адресации для продвижения собственных товаров (услуг) и может ли у потребителя под воздействием конкретного содержания страниц сайта общества возникнуть впечатление о принадлежности его предпринимателю или об отношении к нему названного сетевого ресурса.

Ответчик ссылался на то, что его коммерческий интерес не связан с намерением воспользоваться отличительной функцией спорного товарного знака. По мнению общества, данное обстоятельство подтверждается отсутствием в материалах дела доказательств использования охраняемого обозначения непосредственно на сайте, наполнение которого способно повлиять на перераспределение потребительского спроса в пользу ответчика.

Обжалуемые судебные акты не содержат мотивированного отклонения приведенных доводов, что свидетельствует о неполном исследовании обстоятельств использования товарного знака именно для целей индивидуализации товаров (услуг) вопреки требованиям статей 65, 71, 168 АПК РФ.

Суды не учли, что потребитель, ориентируясь на ключевые слова при введении поискового запроса в сети "Интернет", ожидает получить адреса наиболее релевантных веб-ресурсов и лишь после ознакомления с сайтом формирует представление о деятельности его владельца. Параметры адресной строки не позволяют однозначно идентифицировать, упомянут ли словесный элемент в качестве средства информирования или средства индивидуализации. В связи с этим должен быть проведен анализ того, способствует ли привлечению обществом покупателей использование спорного обозначения.

В принятых по делу судебных актах не поименованы доказательства того, что переход пользователя на спорные страницы сайта способен вызвать смешение товаров (услуг) предпринимателя и общества.

На возникновение угрозы смешения влияет степень осведомленности потребителя о присутствии обозначения, сходного с товарным знаком, на рынке аналогичных товаров (услуг). Соответственно, решающее значение для правильного разрешения данного спора имело исследование доводов общества о недоступности потребителям названных страниц сайта при спецификации поисковой выборки веб-ресурсов касаемо ключевого слова товарного знака.

При этом действия, не направленные на индивидуализацию товаров и услуг, в результате которых не возникает вероятность смешения обозначений, нарушением исключительного права на товарный знак не являются, даже если такие действия прямо поименованы в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Определение N 304-ЭС25-1782

23. Срок исковой давности по требованию о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в связи с недействительностью договора о его отчуждении начинает течь с момента, когда истцу должно было стать известно о негативных последствиях, вызванных поведением нарушителя.

Между компанией (правообладатель) и обществом был заключен договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, который впоследствии был признан судом недействительным.

После оспаривания договора компания обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков за период до применения последствий недействительности сделки. Ответчик против удовлетворения иска возражал, заявил о применении исковой давности.

Суд первой инстанции решением, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, иск удовлетворил частично. Суды исходили из того, что срок исковой давности компанией не пропущен, поскольку исчислили его с момента вступления в законную силу судебного акта о признании договора недействительным.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Срок исковой давности установлен для судебной защиты права лица, поэтому по общему правилу этот срок начинает исчисляться не ранее того момента, когда соответствующее право объективно было нарушено (статья 195, пункт 1 статьи 200 ГК РФ). При исчислении трехлетнего срока исковой давности также учитывается, знал или должен был знать истец о допущенном нарушении, то есть возможность его субъективного знания о фактах, порождающих требование к ответчику.

Следовательно, исчисление срока исковой давности по заявленному требованию может быть поставлено в зависимость от даты вступления в законную силу решения суда о признании договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки недействительным, лишь при условии, что вынесение соответствующих судебных актов обусловило осведомленность компании о незаконном использовании товарных знаков обществом.

Обращаясь с заявлением о признании недействительным договора и ссылаясь впоследствии на необходимость привлечения общества к ответственности в виде выплаты компенсации за использование товарных знаков, компания действовала в защиту одного и того же интереса - исключительных прав на средства индивидуализации, а потому, получив сведения о наличии пороков договора, истец с этого же дня должен был осознавать факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки.

Подаче в суд иска о признании договора недействительным предшествовала его подготовка по мотивам несогласия с регистрацией перехода исключительного права на товарные знаки.

Сам факт инициирования компанией судебного процесса о восстановлении нарушенного права указывает на то, что истец значительно раньше владел информацией о посягательствах ответчика и принимал меры по их устранению.

В связи с этим является неверным определение момента начала течения срока исковой давности исходя из даты принятия судебного акта о недействительности договора без учета раскрытых перед судом иных сведений о выявлении компанией фактов нарушения своего права.

Суды безосновательно полагали, что последовательность споров (об оспаривании договора и о взыскании компенсации) влияет на начало течения срока исковой давности. Если для удовлетворения иска по второму делу необходимо решение по первому делу, то рассмотрение первого спора не приостанавливает давность по второму, поскольку истец имеет возможность подать иск о взыскании компенсации и заявить ходатайство о его приостановлении до рассмотрения заявления о недействительности договора. Иных обстоятельств, свидетельствующих о лишении компании возможности прибегнуть к предусмотренному законом компенсаторному механизму защиты до завершения производства по делу о признании договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки недействительным, судами не выявлено.

При этом моменты получения истцом информации об определенных действиях ответчика (в частности, о заключении недействительного договора) и о нарушении этими действиями прав истца могут не совпадать. При таком несовпадении исковая давность исчисляется со дня, когда истцу стало известно о негативных для него последствиях, вызванных поведением нарушителя.

Определение N 305-ЭС25-4071