Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

20. В случае оспаривания регистрации обозначения в качестве товарного знака ввиду тождества или сходства до степени смешения с фирменным наименованием, право на которое у иного лица возникло ранее даты приоритета товарного знака, необходимо подтверждать использование фирменного наименования в отношении однородных товаров самим его обладателем.

Завод обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку, указывая на его сходство с произвольной частью своего сокращенного фирменного наименования, используемого задолго до даты приоритета товарного знака для индивидуализации деятельности.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, исходя из отсутствия доказательств, свидетельствующих о фактическом осуществлении лично заводом деятельности, которая могла бы признаваться однородной по отношению к товарам оспариваемой регистрации. Предоставление иным лицам лицензии, предусматривающей использование обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (отдельных его элементов) правообладателя, не является использованием фирменного наименования.

Считая решение Роспатента незаконным, завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении заявления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда, заявление завода удовлетворил, сделав вывод о том, что деятельность лицензиатов может быть принята во внимание в целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление президиума Суда по интеллектуальным правам и оставила в силе решение Суда по интеллектуальным правам, указав следующее.

При оспаривании регистрации товарного знака на соответствие пункту 8 статьи 1483 ГК РФ для разрешения вопроса о возможности учитывать деятельность, осуществляемую не только самим правообладателем, но и связанными с ним хозяйствующими субъектами, необходимо исходить из недопущения смешения между индивидуализирующими функциями товарного знака и фирменного наименования.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей отграничения одного участника гражданского оборота от других. Функцию индивидуализации конкретной коммерческой организации в глазах рядовых потребителей по смыслу положений статей 1473, 1474 ГК РФ выполняет фирменное или сокращенное фирменное наименование.

Существенным отличием от других средств индивидуализации, которое воздействует на построение системы правовой охраны фирменного наименования, является то, что в содержание исключительного права на фирменное наименование не входит распорядительное правомочие. Прямое указание в пункте 2 статьи 1474 ГК РФ на запрет распоряжения исключительным правом на фирменное наименование отвечает природе этого средства индивидуализации, неразрывно связанного с определенным юридическим лицом.

Поскольку исключительное право на фирменное наименование является непередаваемым и неотчуждаемым, действующее законодательство не предусматривает правовых оснований, санкционирующих квалификацию действий третьих лиц по применению обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (отдельных его элементов) правообладателя, в качестве способа использования соответствующего средства индивидуализации по правилам пункта 1 статьи 1474 ГК РФ.

Указание на чужое фирменное наименование (применительно к рассматриваемому спору - "произведено по лицензии завода") находится за рамками реализации права на фирменное наименование и представляет собой простое извещение неопределенного круга лиц о присутствии на рынке соответствующей продукции, производимой под контролем правообладателя.

Признак реализации исключительного права на товарный знак включает в себя два элемента: осуществление права и распоряжение им. В связи с этим согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак используется третьими лицами на основании лицензионного договора под контролем правообладателя. Вместе с тем ГК РФ не разделяет случаи использования фирменного наименования самим правообладателем и лицензиатом, соотнося с учетом системного толкования вышеназванных норм осуществление права на фирменное наименование исключительно с самостоятельными действиями правообладателя.

Таким образом, деятельность лицензиатов завода не может быть принята во внимание для целей применения положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Возникновения права на сокращенное фирменное наименование задолго до подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Отсутствие в материалах дела доказательств использования фирменного наименования заводом при осуществлении видов деятельности или в отношении идентичных товаров, как правомерно посчитал суд первой инстанции, позволило Роспатенту обоснованно отказать в аннулировании регистрации товарного знака со ссылкой на положения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Определение N 300-ЭС24-12173