Содержание экспертизы по существу

173. Экспертиза заявки по существу является самостоятельной административной процедурой.

п. 50 (3) Регламента

174. Основанием для начала административной процедуры экспертизы заявки по существу является завершение административной процедуры проверки уплаты пошлины и формальной экспертизы заявки с положительным результатом и передача заявки на стадию экспертизы по существу.

Административная процедура экспертизы заявки по существу включает следующие административные действия:

1) проверку патентоспособности заявленного промышленного образца;

2) рассмотрение дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу Роспатента, или сообщения заявителя (заявителей) о выборе промышленного образца;

3) рассмотрение заявления заявителя об отзыве заявки, если такое заявление подано заявителем при проведении административной процедуры экспертизы заявки по существу;

4) рассмотрение заявления о преобразовании заявки в заявку на изобретение (полезную модель), если такое заявление подано заявителем при проведении административной процедуры экспертизы заявки по существу.

Непосредственное отношение к действиям, связанным с проведением экспертизы по существу, имеют действия 1, 2, причем действие 2 осуществляется, если в ходе экспертизы по существу установлено, что имеются препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу.

Действия 3 и 4 осуществляются по заявлению заявителя.

п. 98 Регламента

175. Экспертиза заявки по существу как таковая в соответствии с пунктом 38 Правил включает:

1) проверку соблюдения требования единства промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1377 Кодекса;

2) проверку возможности отнесения заявленного промышленного образца к промышленным образцам в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса;

3) проверку соответствия промышленного образца требованиям, установленным статьей 1231.1 Кодекса;

4) проверку соответствия промышленного образца требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса;

5) проверку соответствия промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса;

6) проведение информационного поиска в отношении промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 1352 Кодекса (далее - проверка новизны и оригинальности), при этом информационный поиск не проводится в случае, указанном в абзаце шестом пункта 1 статьи 1391 Кодекса;

7) проверку новизны и оригинальности промышленного образца в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 1352 Кодекса.

Указанная последовательность проверок не является обязательной при проведении экспертизы заявки на промышленный образец по существу, т.к. несоответствие промышленного образца хотя бы одному из указанных требований является основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента.

Последовательность вправе выбрать эксперт.

Вместе с тем в целях оптимизации трудозатрат после проверки соблюдения требования единства промышленного образца по пункту 1 целесообразно осуществить проверку по пункту 4 (пункт 4(4) статьи 1349 Кодекса) - может ли заявленный промышленный образец являться объектом патентных прав, т.к. эта проверка, как правило, не требует проведения информационного поиска и является наиболее простой.

Далее следует провести проверку по пункту 2 (пункт 1 статьи 1352 Кодекса), т.к. она также является несложной (не требует проведения поиска).

Затем можно последовательно провести проверки, предполагающие проведение поиска:

- по пункту 3 (статья 1231.1 Кодекса);

- по пункту 5 (пункт 5 (2) статьи 1352 Кодекса);

- по пункту 5 (пункт 5 (1) статьи 1352 Кодекса);

- по пунктам 6, 7 (пункты 2 - 4 статьи 1352 Кодекса).

п. 1 ст. 1391, п. 3 ст. 1391 (п. 4 ст. 1384, п. 6 ст. 1386) Кодекса, п. 38 Правил

176. Если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов.

Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда условиям патентоспособности промышленного образца и требованиям, предъявляемым к промышленному образцу, предусмотренным пунктом 38 Правил, соответствуют все промышленные образцы группы.

Если установлено, что не все промышленные образцы группы удовлетворяют условиям патентоспособности, заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и при необходимости исключить из объема притязаний непатентоспособные промышленные образцы.

пп. 80, 81 Правил