3. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта

3.1. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта устанавливается его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса и абзацем первым пункта 1, пунктом 5 статьи 1351 Кодекса. Если в результате проверки будет установлено, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав (требования пункта 4 статьи 1349 Кодекса), или не является техническим решением, относящимся к устройству, т.е. полезной моделью (требование абзаца первого пункта 1 статьи 1351 Кодекса), или относится к объектам, исключенным из патентной охраны в качестве полезной модели (требования пункта 5 статьи 1351 Кодекса), имеются основания для принятия решения об отказе в выдаче патента по заявке на полезную модель.

Проверка принципиальной патентоспособности проводится в отношении объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем. Эта проверка осуществляется в ходе анализа сущности заявленного в качестве полезной модели объекта (проверка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 9.7.4.3 Регламента ПМ). При этом учитывается одновременно весь комплекс требований, предусмотренных проверкой принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта (все указанные выше положения Кодекса).

3.2. В ходе проверки принципиальной патентоспособности по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 20.3 Регламента ПМ), необходимо убедиться в том, что заявленный в качестве полезной модели объект не является:

1) способом клонирования человека;

2) способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использованием человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иным решением, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Проведение такой проверки по заявкам на полезные модели ничем не отличается от аналогичной проверки, проводимой по заявкам на изобретения. Объекты, перечисленные пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, не могут получить правовую охрану, т.к. согласно указанной норме они не могут являться объектами патентных прав. Следует отметить, что вероятность подачи заявки на полезную модель, относящуюся к объектам, упомянутым в подпунктах 1, 2, не велика, т.к. в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Вместе с тем, если такое произойдет, имеются основания для принятия решения об отказе в выдаче патента по заявке на полезную модель в соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса. До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю целесообразно направить запрос с результатами проверки патентоспособности объекта, заявленного в качестве полезной модели, и предложением представить доводы по приведенным в запросе мотивам.

Может также иметь место ситуация, когда заявка на полезную модель будет относиться к устройству, предназначенному для реализации указанных способов. В этом случае основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель может являться положение подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса.

Проверка, предусмотренная подпунктом 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, проводится в отношении объектов, вызывающих сомнение с точки зрения принадлежности их к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Сложность применения данного положения связана с тем, что ни в законодательных актах Российской Федерации, ни в юридической литературе понятие "решение, противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали" не определено. Это обусловлено вхождением в него таких сложных комплексных понятий, как "общественные интересы", "гуманность", "мораль", "принципы гуманности и морали", являющихся предметами исследования многих наук. Поэтому при применении этих понятий целесообразно опираться на раскрытие их содержания в словарно-справочной и научной литературе, относящейся, в частности, к области философии, социологии, этики.

При решении вопроса о том, может ли быть отнесен заявленный в качестве полезной модели объект к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, целесообразно исходить из общего представления об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. С учетом этих оценок целесообразно при проведении проверки прогнозировать возможную негативную реакцию общественности на регистрацию заявленной полезной модели в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации либо на использование заявленного в качестве полезной модели объекта, и окончательный вывод делать на основе этого прогноза.

Например, к противоречащим принципам морали могут быть отнесены решения, связанные с эвтаназией, орудиями пыток, казни и т.п.

При проведении проверки следует также помнить положение статьи 4 quater Парижской конвенции, устанавливающей, что "в выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям". Поэтому ссылка на какой-либо действующий нормативный правовой акт Российской Федерации, предусматривающий ограничение или сокращение продажи устройства, в котором может быть воплощен заявленный в качестве полезной модели объект, не может служить основанием для признания заявленного объекта противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Исключение из этого правила составляют случаи, когда сам запрет введен ввиду противоречия устройства какому-либо из этих требований. В этом случае ссылка на нормативный правовой акт может быть использована в качестве аргумента в совокупности с другими аргументами, подтверждающими противоречие заявленного в качестве полезной модели объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При проверке целесообразно исходить из того, что требование, в соответствии с которым полезная модель не должна противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, включает в себя три самостоятельных основания. Несоблюдения требования хотя бы по одному основанию достаточно для вывода о том, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав.

В том случае, если установлено, что заявленный объект не может являться объектом патентных прав, имеются основания для принятия решения об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса. До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю направляется запрос с результатами проверки патентоспособности объекта, заявленного в качестве полезной модели.

С точки зрения противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали проверяется также содержание зависимого пункта (пунктов) формулы полезной модели. В случае выявления указанного противоречия для зависимого пункта (пунктов) оно также может быть основанием для принятия решения об отказе при "благополучном" в этом отношении независимом пункте, если имеется хотя бы один такой зависимый пункт, и он не скорректирован заявителем должным образом или не исключен из формулы.

3.3. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта по основаниям, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 (пункт 20.3 Регламента ПМ), необходимо убедиться в том, что заявленный объект может быть признан полезной моделью.

3.3.1. Положением абзаца первого пункта 1 статьи 1351 Кодекса установлено, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Таким образом, в ходе проверки соответствия заявленного в качестве полезной модели объекта требованиям, предусмотренным указанной нормой, необходимо убедиться в том, что заявленный объект является техническим решением, и это решение относится к устройству.

Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании решения.

Заявленный объект признается техническим решением, если признаки этого объекта обеспечивают достижение технического результата.

Особенности устройства рассмотрены в части четвертой (см. п. 4) настоящих Рекомендаций.

Заявленный объект признается техническим решением, относящимся к устройству, то есть полезной моделью, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, обеспечивающих достижение технического результата, включая признаки, характеризующие родовое понятие, и признаки (признак), отличающие заявленное решение от прототипа.

В подпункте 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ приведен открытый перечень признаков устройства, которые могут быть использованы для характеристики полезной модели:

наличие конструктивного элемента;

наличие связи между элементами;

взаимное расположение элементов;

форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

форма выполнения связи между элементами;

параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;

материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющегося устройством;

среда, выполняющая функцию элемента.

Для характеристики полезной модели могут быть использованы и другие признаки устройства.

Проверка наличия технического результата, получаемого при осуществлении или использовании полезной модели, проводится с учетом положений пункта 20.4.1 Регламента ПМ, подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. При этом следует исходить из того, что сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (см. абзац первый подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ), и принимать во внимание требования подпункта 3 пункта 9.8 Регламента ПМ, устанавливающего, что формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Следует помнить, что техническим результатом являются эффект, явление, свойство, объективно проявляющиеся при изготовлении или использовании устройства, в котором воплощена полезная модель (см. абзац четвертый подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ), и что признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (см. абзац второй подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

В ходе проверки наличия технического результата осуществляется анализ описания и совокупности признаков формулы с целью выявления характеристики заявленного объекта, то есть устанавливается наличие в формуле существенных признаков заявленного объекта, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем результата, определяется характер получаемого результата. Примеры результатов, которые могут быть признаны техническими, и результатов, которые не считаются техническими, приведены в абзацах седьмом и восьмом подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Проверка проводится с учетом раскрытия объекта в описании с привлечением общих знаний специалиста.

В подавляющем большинстве случаев такая проверка не вызывает затруднений и подтверждает то, что формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, влияющих на достижение технического результата, включая признак, характеризующий родовое понятие, и признаки, отличающие заявленное решение от прототипа.

В таком случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект является техническим решением, относящимся к устройству, то есть полезной моделью, и проведения дальнейшей проверки принципиальной патентоспособности этой полезной модели.

Вместе с тем в ряде случаев в результате проверки могут быть получены противоположные выводы.

3.3.2. Могут иметь место ситуации, когда в формуле, в том числе в родовом понятии и в отличительной части формулы, заявленный объект охарактеризован признаками, относящимися к устройству, однако результаты проверки позволяют сделать вывод о том, что указанный заявителем технический результат предложенными средствами не достигается. Как правило, это может иметь место в том случае, если результаты проверки не подтверждают наличие причинно-следственной связи между признаками, отнесенными заявителем к существенным признакам заявленного в качестве полезной модели объекта, и указанным заявителем техническим результатом.

Могут также иметь место случаи, когда указанные в качестве технического результата технические эффекты, явления, свойства объективно не проявляются. Как правило, это имеет место в случаях, когда указанный заявителем в качестве технического результат имеет "надуманный" характер или относится к эффектам, явлениям, свойствам, отнесенным в научно-технической литературе к ненаучным.

В таких случаях имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, относящимся к устройству, и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса.

При возникновении такой ситуации следует направить запрос с результатами проверки патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта с доказательствами его несоответствия условию патентоспособности "техническое решение, относящееся к устройству" (доказательствами невозможности получения указанного заявителем технического результата либо невозможности его объективного проявления) и с предложением представить свои доводы по приведенным в запросе мотивам. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке технического результата и/или формулы полезной модели, если такая корректировка не повлечет за собой изменение заявки по существу.

3.3.3. Могут иметь место также ситуации, когда в формуле заявленный объект охарактеризован как характерными признаками устройства, так и признаками, являющимися характерными для способа или продукта, не являющегося устройством, например, признаками вещества. При этом технический результат обусловлен влиянием признаков, относящихся к способу или продукту, не являющемуся устройством.

В таких случаях также могут иметь место основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, относящимся к устройству, и принятия решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса. Вместе с тем такой вывод не должен быть поспешным. Он не может быть сделан только по внешнему виду признаков. В таких случаях следует учитывать характер решаемой задачи и тщательно анализировать причинно-следственные связи между заявленным техническим результатом и признаками, обеспечивающими его достижение.

Чаще всего встречающаяся на практике ситуация урегулирована положением абзаца восьмого пункта 20.3 Регламента ПМ. Этим положением установлено, что заявленное техническое решение относится к способу или веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройствами в том случае, если существенный признак, характеризующий назначение объекта (родовое понятие формулы), прямо указывает на отнесение технического решения к этим объектам либо, если все существенные признаки, отличающие заявленное техническое решение от его прототипа, являются характерными для этих объектов.

При возникновении такой ситуации заявителю следует направить запрос с результатами проверки патентоспособности заявленного в качестве полезной модели объекта с доказательствами его несоответствия условию патентоспособности "техническое решение, относящееся к устройству" (доказательствами того, что получение указанного заявителем технического результата обусловлено признаками способа или продукта, не являющегося устройством). В запросе целесообразно предложить заявителю представить свои доводы по приведенным мотивам. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке технического результата и/или формулы полезной модели, если такая корректировка не повлечет за собой изменение заявки по существу.

3.3.4. При проведении описанной выше проверки целесообразно принимать во внимание, что включение в формулу полезной модели признаков способа, вещества и других продуктов нередко обусловлено тем, что эти признаки образуют с признаками устройства необходимую для достижения технического результата совокупность существенных признаков.

В то же время признаки способа и продуктов, не являющихся устройствами, в частности, признаки вещества не являются характерными для полезной модели.

Ниже приведена краткая характеристика признаков способа и продуктов, не являющихся устройством, которую следует иметь в виду при проведении проверки принципиальной патентоспособности полезной модели.

Способом является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, и ему присущи, в частности, такие признаки, как:

наличие действия или совокупности действий;

порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);

условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

Для веществ-композиций характерны такие признаки, как:

качественный состав (ингредиенты);

количественный состав (содержание ингредиентов);

структура композиции;

структура ингредиентов.

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.

3.3.5. Положением абзаца шестого пункта 9.4.1 Регламента ПМ установлено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и с учетом пунктов 1 и 5 статьи 1350 Кодекса техническими решениями, охраняемыми в качестве полезной модели, не являются:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Необходимость проверки того, не относится ли заявленный в качестве полезной модели объект к объектам, исключенным из охраны в качестве изобретений (см. пункт 5 статьи 1350 Кодекса), обусловлена тем, что изобретение и полезная модель как объекты патентного права имеют одинаковую природу (сущность), проявляющуюся в том, что оба объекта являются техническими решениями, а, следовательно, норма, устанавливающая перечень объектов, не являющихся изобретениями, применима и к полезным моделям.

Проведение такой проверки заявленного в качестве полезной модели объекта целесообразно в том случае, если объект охарактеризован в формуле полезной модели признаками, характерными для объектов, перечень которых установлен пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Заявленный объект может быть охарактеризован в формуле признаками, присущими объектам, не являющимся техническими решениями в смысле пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в целом, включая родовое понятие, или в части признаков.

Особенности проведения такой проверки в отношении полезных моделей ничем не отличаются от особенностей проведения данной проверки в отношении изобретений.

Сложность проведения проверки состоит в том, что Кодексом не определены понятия перечня: "открытия", "научные теории и математические методы", "правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности", "решения, заключающиеся только в представлении информации". В связи с этим при проведении проверки следует опираться на раскрытие содержания указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе. Целесообразно также принимать во внимание приведенные ниже сведения о характерных особенностях этих объектов, почерпнутые из таких источников.

Другая сложность состоит в том, что характеристика таких объектов, не являющихся полезной моделью, может включать признаки, характерные для устройств. Так, характеристика правил и методов хозяйственной деятельности может содержать упоминание организационно-технических средств, обычно применяемых хозяйствующими субъектами в сфере организации и управления какой-либо деятельностью, или упоминание средств производства, являющихся предметом этой деятельности. Характеристика решений, касающихся представления информации и правил игр - упоминание различного рода устройств, являющихся носителями информации, или устройств, используемых для реализации игры по правилам. Кроме того, в одной формуле может быть представлена характеристика двух объектов - технического решения, относящегося к устройству, то есть характеристика полезной модели, и характеристика объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Поэтому при применении указанной нормы необходимо исходить из общей особенности включенных в него объектов. Такой особенностью является их "нетехнический" характер. В связи с этим при проверке принципиальной патентоспособности заявленного объекта, охарактеризованного в формуле полезной модели признаками, характерными для объектов, перечень которых приведен в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, в центре внимания должна быть проверка технического характера заявляемого объекта (обеспечивает ли этот объект получение технического результата?).

Целесообразно помнить, что сущность полезной модели как технического решения, то есть решения, имеющего технический характер, выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (пункт 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ). При этом достижение технического результата могут обеспечивать наряду с признаками продукта и способа признаки, "внешне похожие" на признаки, характерные для объектов, не являющихся техническими решениями. В то же время указание технических средств в характеристике заявленного объекта, содержащееся в представленной формуле, не всегда свидетельствует о техническом характере решения.

Поэтому, с одной стороны, должно быть исключено отнесение заявленного объекта к объектам, не являющимся техническими решениями, лишь на основании того, что некоторые его признаки являются характерными для объектов, не признаваемых техническими решениями, и, с другой стороны, не должно быть препятствий для отнесения к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, решений, которые лишь по форме представлены заявителем в виде технических, т.к. они охарактеризованы признаками, традиционно используемыми для характеристики продуктов и способов, но не влияют на достижение какого-либо технического результата.

3.3.6. Ниже показаны некоторые характерные особенности объектов, не являющихся техническими решениями, охраняемыми в качестве полезной модели в соответствии с абзацем шестым пункта 9.4.1 Регламента ПМ.