Практика применения законодательства об интеллектуальных правах

33. Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, не нарушает исключительное право патентообладателя.

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к компании о признании ряда устройств контрафактными, об обязании компании прекратить их изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей, о взыскании с компании компенсации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и Суда по интеллектуальным правам, исковые требования удовлетворены в отношении части устройств, в отношении других устройств - в удовлетворении иска отказано.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Вывод суда первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, о доказанности использования в продуктах ответчика технических решений, описанных в формуле к полезной модели по патенту общества, что послужило основанием для удовлетворения иска, и вывод суда кассационной инстанции о подтверждении материалами дела факта использования существенного признака формулы полезной модели по патенту общества в изделиях компании основаны на неправильном толковании приведенных норм материального права.

В силу абзаца третьего п. 3 ст. 1358 ГК РФ при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования (п. 9.8 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. N 326, действовавшего на дату приоритета патентов).

Действительно, как следует из внесудебного заключения, экспертом исследовано использование каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте общества формулы, в изделии ответчика по нотариальному протоколу осмотра фотографий и описания изделия и установлено, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту общества использованы в изделии компании.

Между тем из судебных актов и материалов дела усматривается, что вследствие внесения изменений в формулу полезной модели новый патент общества содержит дополнительный признак.

В силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном продукте (решении).

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает (п. 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Однако суды, разрешая спор, не исследовали вопросы о том, каким образом внесенные в формулу полезной модели изменения влияют на объем правовой охраны полезной модели, предоставленной патентом общества, а также содержится ли в продуктах компании каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте общества формулы, что являлось юридически значимым для установления факта нарушения исключительных прав общества.

Поскольку судами не установлен объем правовой охраны полезной модели, предоставляемой патентом общества, оснований для удовлетворения иска в обжалуемой части не имелось.

Определение N 309-ЭС19-26352