3.3. Договоры об отчуждении исключительного права

3.3.1. Согласно пункту 1 статьи 422 Кодекса договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Согласно пункту 1 статьи 1234 Кодекса по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Исходя из положений пункта 4 статьи 1234 Кодекса, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права на такой результат или такое средство, подлежащему государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти, функции которого исполняет Роспатент, переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

3.3.2. При проверке на соответствие условиям регистрации договоров об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации следует обращать внимание на то, что по договору об отчуждении исключительного права исключительное право передается в полном объеме и Кодексом не предусмотрено отчуждение отдельных правомочий, принадлежащих правообладателю.

3.3.3. Если в договоре прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации передается в полном объеме, такой договор в соответствии с пунктом 3 статьи 1233 Кодекса считается лицензионным договором, за исключением случаев отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или услуг, для которых он зарегистрирован.

В случае если в договоре, который представлен для государственной регистрации в качестве договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации передается в полном объеме, в регистрации договора отказывается со ссылкой на подпункт 10 пункта 7.10 Регламента (ввиду наличия внутренних противоречий, например, несоответствие названия и предмета договора, а также положений договора и заявления о регистрации).

3.3.4. Если в представленном для государственной регистрации договоре предусмотрена передача исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации на определенный срок, за исключением случая, когда в качестве срока указан срок действия правовой охраны результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в регистрации такого договора отказывается со ссылкой на подпункт 10 пункта 7.10 Регламента.

Если в представленном для государственной регистрации договоре предусмотрена передача исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в отношении определенной в договоре территории, за исключением Российской Федерации, в регистрации такого договора отказывается со ссылкой на подпункт 10 пункта 7.10 Регламента.

Если в договоре, представленном на государственную регистрацию в качестве договора об отчуждении исключительного права, указан срок, на который заключен договор, равный сроку правовой охраны результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, или указана территория Российская Федерация, в сопроводительном письме, с которым заявителю по адресу для переписки, указанному в заявлении, направляется после регистрации договора предусмотренный Регламентом комплект документов, может быть обращено внимание заявителя на некорректность указанных условий указанных договора.

3.3.5. Согласно пункту 3 статьи 1234 Кодекса по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, если в договоре об отчуждении исключительного права не указывается на его безвозмездность, то такой договор рассматривается как возмездный.

При проверке договора об отчуждении исключительного права на соответствие условию подпункта 9 пункта 7.10 Регламента следует руководствоваться положениями, изложенными в пункте 3.1.6 настоящих Рекомендаций.

3.3.6. При проверке договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак рекомендуется обращать внимание на положения пункта 3.3.7 настоящих Рекомендаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1488 Кодекса по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1488 Кодекса, передача исключительного права на товарный знак может быть не только в отношении всех товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и в отношении части товаров. Товары, в отношении которых передается исключительное право на товарный знак, должны быть определены в договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак.

При проверке документов, относящихся к договорам об отчуждении исключительного права на товарные знаки, на соответствие условиям регистрации следует учитывать положения пункта 3.1.2 настоящих Рекомендаций.

3.3.7. При рассмотрении заявлений о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак следует учитывать, что пунктом 2 статьи 1488 Кодекса установлено ограничение для регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, а именно: отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

3.3.7.1. Случаи возможных оснований, при наличии которых отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, перечислены в пункте 9.9.9 Регламента. К таким основаниям относят случаи, когда товарный знак содержит:

- обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или другой государственный символ и знак, официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной и межправительственной организации, их гербы, флаги, другие символы и знаки, официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения обозначение, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;

- обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;

- обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника.

3.3.7.2. Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно также осуществляется в отношении:

- части товаров и услуг, являющихся однородными с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

- товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;

- товарного знака, воспроизводящего или сходного до степени смешения с промышленным образцом, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;

- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование;

- товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем.

3.3.7.3. Однородные товары/услуги. Введение потребителя в заблуждение возможно в случае регистрации договора об отчуждении товарного знака в отношении части товаров/услуг, являющихся однородными товарам/услугам, для которых правообладателем сохраняется исключительное право на этот товарный знак.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров и услуг могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость или взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Вывод об однородности товаров и услуг делается по результатам анализа по перечисленным критериям в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая классификация товаров и услуг в соответствии с Ниццким соглашением не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Перечисленные критерии однородности товаров/услуг применяются для установления однородности товаров/услуг при проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Эти критерии следует использовать также и для установления однородности товаров/услуг при рассмотрении вопроса о том, может ли отчуждение исключительного права на товарный знак в отношении части товаров явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

3.3.7.4. Сходные знаки. Введение потребителя в заблуждение при регистрации договора об отчуждении товарного знака возможно в случае, если правообладатель, отчуждая исключительное право на товарный знак, сохраняет за собой исключительное право на сходный до степени смешения товарный знак, зарегистрированный для обозначения тождественных и/или однородных товаров/услуг.

При определении тождества и сходства до степени смешения товарных знаков следует руководствоваться критериями, изложенными в пунктах 3.3.7.5 - 3.3.7.8 настоящих Рекомендаций.

3.3.7.5. Товарный знак считается тождественным с другим товарным знаком, если он совпадает с ним во всех элементах.

Товарный знак считается сходным до степени смешения с другим товарным знаком, если он ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства товарных знаков производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей товарных знаков, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

3.3.7.6. Сходство словесных товарных знаков может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Словесные товарные знаки сравниваются:

- со словесными товарными знаками;

- с комбинированными товарными знаками, в композиции которых входят словесные элементы.

а) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых товарных знаках;

- близость звуков, составляющих товарные знаки;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в товарных знаках;

- место совпадающих звукосочетаний в составе товарных знаков;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей товарных знаков;

- вхождение одного товарного знака в другой;

- ударение.

б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

в) Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в товарных знаках понятий, идей (в частности, совпадение значения товарных знаков в разных языках);

- совпадение одного из элементов товарных знаков, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в товарных знаках понятий, идей.

г) Перечисленные в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

3.3.7.7. Изобразительные и объемные товарные знаки сравниваются:

- с изобразительными товарными знаками;

- с объемными товарными знаками;

- с комбинированными товарными знаками, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных товарных знаков определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

3.3.7.8. Комбинированные товарные знаки сравниваются:

- с комбинированными товарными знаками;

- с теми видами товарных знаков, которые входят в состав проверяемого комбинированного товарного знака как элементы.

При определении сходства комбинированных товарных знаков используются признаки, приведенные в пунктах 3.3.7.6 и 3.3.7.7 настоящих Рекомендаций, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в отчуждаемом товарном знаке.

3.3.7.9. Наличие тождественного/сходного промышленного образца. Введение потребителя в заблуждение при регистрации договора об отчуждении товарного знака возможно в том случае, если правообладатель, отчуждая исключительное право на товарный знак, сохраняет за собой исключительное право на промышленный образец, являющейся тождественным/сходным этому товарному знаку.

При определении тождества и сходства до степени смешения товарного знака и промышленного образца следует руководствоваться критериями, изложенными в пунктах 3.3.7.5, 3.3.7.7 настоящих Рекомендаций.

3.3.7.10. Тождество/сходство товарного знака и фирменного наименования. Введение потребителя в заблуждение возможно в случае, если отчуждается исключительное право на товарный знак, являющийся тождественным или сходным до степени смешения с фирменным наименованием правообладателя товарного знака.

При определении тождества и сходства до степени смешения товарного знака и фирменного наименования следует руководствоваться критериями, изложенными в пунктах 3.3.7.5 и 3.3.7.6 настоящих Рекомендаций.

Наряду со степенью сходства товарного знака и фирменного наименования необходимо учитывать степень известности правообладателя товарного знака на рынке определенных товаров/услуг.

В случае если элемент товарного знака, тождественный фирменному наименованию или сходный с ним до степени смешения, является в товарном знаке неохраняемым элементом и не занимает доминирующего положения, для регистрации договора об отчуждении данного товарного знака правообладатель вправе в соответствии со статьей 1505 Кодекса внести в товарный знак необходимые изменения отдельных элементов, не меняющие существа товарного знака.

3.3.7.11. Иные возможности введения в заблуждение. При рассмотрении заявления о регистрации договора об отчуждении товарного знака необходимо обращать внимание на элементы товарного знака, имеющие отношение только к правообладателю товарного знака. К таким элементам можно отнести, например, дату основания производства, указание места производства, наименование места происхождения товара, сведения о наградах, знаки соответствия, обозначения, охраняемые авторским правом.

Отчуждение исключительного права на товарный знак, содержащий подобные элементы, может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Например, правопреемник может находиться в другом географическом объекте или не обладать исключительным правом использования наименования места происхождения товара.

3.3.8. В соответствии с положениями пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Положения пункта 7 статьи 1235 Кодекса не следует понимать буквально. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, являющиеся предметом лицензионного договора, не является существенным изменением обстоятельств в смысле статьи 451 Кодекса, влияющим на судьбу лицензионного договора, если иное прямо не предусмотрено лицензионным договором. В соответствии с принципом свободы договора (статья 421 Кодекса) лицензиар и лицензиат вправе обусловить изменение или расторжение лицензионного договора наступлением юридического факта перехода исключительного права к другому лицу (пункт 2 статьи 157, абзац первый пункта 1 и пункт 4 статьи 421 Кодекса). В этом случае лицензионный договор должен содержать специальное условие о том, что переход исключительного права к новому правообладателю влечет за собой изменение или прекращение договора или требует получения согласия лицензиата. Если в лицензионном договоре отсутствует такое условие, то ни новый правообладатель, ни лицензиат не вправе требовать изменения или расторжения лицензионного договора.

Вместе с тем рекомендуется осуществлять регистрацию договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации вне зависимости от того, содержит или не содержит лицензионный договор положение о том, что права и обязанности лицензиара не могут быть уступлены другому лицу без получения согласия лицензиата. Отсутствие в представленных на регистрацию договора документах письменного согласия лицензиата не означает, что такого согласия нет. В данной ситуации следует руководствоваться положениями пункта 3 статьи 10 Кодекса, согласно которому в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 1248 Кодекса). Что касается таких объектов, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, то подпунктом 4 пункта 1 статьи 1406 Кодекса также прямо предусмотрено, что споры об исполнении лицензионных договоров рассматриваются судом.

В случае если по лицензионному договору предоставлено право на использование ряда объектов (более одного), а по поступившему на регистрацию договору об отчуждении предполагается передача исключительных прав только на отдельные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, рекомендуется учитывать следующие. После государственной регистрации такого договора об отчуждении исключительных прав, а таких договоров в отношении различных объектов, являющихся предметом лицензионного договора, может быть несколько, возможно возникновение ситуации, когда по одному лицензионному договору будет несколько лицензиаров.

С одной стороны, законодательно нет препятствий для регистрации указанных договоров об отчуждении исключительных прав, с другой стороны, любые действия, в том числе внесение изменений или расторжение ранее заключенного лицензионного договора, потребуют согласования со всеми заинтересованными лицами (со всеми правообладателями-лицензиарами), а также вызывают ряд трудностей при рассмотрении документов, подготовки уведомления о результатах рассмотрения и внесение соответствующих сведений в государственные реестры.

Учитывая вышеизложенное, в случае поступления на регистрацию договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых наряду с другими объектами предоставлено по лицензионному договору, заявителю может быть рекомендовано до регистрации договора урегулировать правоотношения по лицензионному договору. В данном случае правообладатель может внести в действующий лицензионный договор изменения в части исключения из предмета договора результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, право на которое передается по договору об отчуждении, и, при соответствующем волеизъявлении сторон, приобретатель такого результата или такого средства вправе заключить отдельный лицензионный договор с лицензиатом. Заинтересованные стороны также вправе расторгнуть действующий лицензионный договор с последующим заключением новых договоров.